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venerdì 16 Febbraio 2024

Marchio di impresa: marchio registrato e marchio di fatto. Come tutelarli?

 

Il marchio di impresa

Tra i più rilevanti segni distintivi tipici dell’imprenditore (ditta, insegna e marchio) il marchio è una qualsiasi combinazione di figure, forme, parole, nomi di persone, colori, suoni che distingue i prodotti e/o i servizi dell’impresa da quelli di altri competitors (art. 7 del Codice delle proprietà industriale – CPI).

Oltre che supportare efficacemente la tua strategia di marketing, creando un legame tra i consumatori e la tua azienda, il marchio è uno strumento strategico di pianificazione fiscale.

Ti invitiamo a leggere la nostra guida (https://www.commercialista.it/news/il-marchio-di-impresa-guida-ai-vantaggi-fiscali/) se sei interessato a capire come ridurre il carico fiscale attraverso il tuo marchio di impresa.

Il marchio di impresa registrato

Perché registrare il marchio di impresa?  La registrazione del marchio ti attribuisce un elevato grado di protezione cioè le tutele espressamente riconosciute dalla legge per i marchi registrati. Pertanto, in caso di condotte di terzi che, ad esempio, utilizzino abusivamente il tuo marchio (“contraffazione”) oppure presentino domanda di registrazione di un marchio simile, hai la certezza di una norma giuridica che ti attribuisce il diritto di tutelarti e di agire in un dato modo (trattasi del Codice della proprietà intellettuale e, per le condotte penalmente rilevanti, il codice penale).

Come registrare il marchio di impresa?

Se vuoi registrare il tuo marchio in Italia, il procedimento di registrazione è interamente gestito dall’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi). La registrazione nazionale ti garantisce la tutela solo in Italia.

Con la registrazione presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) il marchio sarà tutelabile in tutti i paesi della UE, l’Italia inclusa. Con il marchio internazionale registrabile presso WIPO (World Intellectual Property Organization) si potranno scegliere a livello mondiale i paesi in cui tutelarlo. Chi opta per la registrazione internazionale, dovrà prima presentare una domanda nazionale o nell’Unione Europea.

Per ogni tipo di registrazione, cambiano gli enti che lo gestiscono, la procedura e le tasse di concessione da pagare.

Il marchio registrato ed il diritto di esclusiva

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso nel paese o nei paesi in cui è stato registrato, per i prodotti o servizi (“classi”) indicati nella domanda di registrazione (l’art. 20 CPI).

Il diritto di esclusiva è esercitabile per una durata di 10 anni rinnovabili illimitatamente, ogni volta per una pari durata decennale.

Tale diritto è anche noto come diritto di privativa perché ti autorizza ad impedire a soggetti terzi (da te non autorizzati) l’uso del marchio simile o identico a quello da te registrato.

Come tutelare il marchio registrato

Hai a disposizione strumenti stragiudiziali (se il marchio contestato è ancora in fase di registrazione) e giudiziali.

La procedura (stragiudiziale) di opposizione davanti l’UIBM è un iter amministrativo per richiedere all’UIBM di non accogliere la domanda di registrazione del marchio simile. Durante l’opposizione puoi conciliare con la controparte e, così, estinguere l’opposizione. Se, in luogo di dell’accordo, mandi avanti l’opposizione, lascerai che a decidere sia l’UIBM che potrebbe anche non darti ragione, magari accogliendo le contestazioni della tua controparte. In tal caso, dovrai prima impugnare la decisione UIBM dinanzi ad un ulteriore organo interno, ed in ultima istanza, se ritieni di aver ragione, dovrai proseguire davanti alla Corte di Cassazione. Così facendo, lo strumento stragiudiziale dell’opposizione evolve in giudiziale.

Gli strumenti di tutela giudiziali del marchio già registrato. Potrebbe capitare che il terzo abbia già registrato un marchio simile, o identico al tuo. In tal caso dovrai rivolgerti al giudice ordinario per chiedere la nullità del marchio già registrato.

La novità 2022. Dal 29 dicembre 2022, potrai chiedere la nullità del marchio contestato direttamente all’UIBM, in alternativa al più lungo e costoso giudizio ordinario!

Devi sapere che l’UIBM, quando riceve una domanda di registrazione di un marchio, non verifica se esiste un marchio anteriore simile.

Come sapere se esistono marchi precedenti potenzialmente in conflitto col tuo?
Se sei ancora in fase di registrazione, dovrai affidarti ad un consulente abilitato perché faccia una ricerca di anteriorità. Se hai già registrato, è consigliabile attivare un sistema di vigilanza, per verificare, ogni qualvolta vi sia un nuovo marchio, eventuali identità o similarità con il tuo marchio protetto.

Il marchio di fatto

La registrazione del marchio non è obbligatoria. Quindi, potrebbe capitare che la tua azienda usi, da tempo, un marchio, senza averlo registrato.  Si tratta del “marchio di fatto”.

Un esempio pratico. Ad esempio, sei il titolare di un esercizio commerciale a Firenze e da sempre hai usato un marchio non registrato.

Un terzo registra un marchio simile o identico al tuo.

Come tutelare il marchio di fatto?

Manca una norma espressa che stabilisca i requisiti per rendere i marchi non registrati meritevoli di tutela.

Questi si ricavano indirettamente:

da due norme giuridiche che introducono il requisito del “pre-uso” (art. 2571 c.c. e art. 12 del Codice della proprietà industriale);

e dalle sentenze mirate della giurisprudenza che hanno invalidato un marchio registrato e favorito il marchio di fatto. Purtroppo, le sentenze non hanno, sempre, un orientamento concorde.

Quindi, se la tutela possibile è quella appena descritta, capisci quanto siano importanti le prove documentali che riuscirai a produrre.

I requisiti del marchio di fatto secondo la legge

Il pre-uso. Il codice civile prevede che puoi continuare ad usare il tuo marchio di fatto “nei limiti del pre-uso” (art. 2475).

Cosa significa? Per continuare ad usare il tuo marchio di fatto dovrai:

  1. provare di aver usato il marchio di fatto prima di colui che ha registrato il marchio simile;
  2. fornita tale prova, potrai continuare ad usarlo nei limiti territoriali iniziali. Pertanto, nell’esempio di prima, se hai sempre usato il marchio per vendere i tuoi prodotti a Firenze, non potrai espanderti in altre città.

Ti serviranno, pertanto, documenti che provino l’uso fattuale anteriore (ad es. fatture nelle quali hai indicato il nome del marchio).

Se non hai queste prove (es. non hai conservato le fatture oppure non hai indicato, al loro interno, il nome del marchio) tutelarti sarà difficile.

Anche l’articolo 12 del Codice della proprietà industriale, conferma che:

– in caso di pre-uso locale, dando prova dello stesso, potrai continuare a usare il tuo marchio di fatto ma nei limiti dell’ambito locale;

– e stabilisce, indirettamente, che se il tuo marchio di fatto ha diffusione nazionale, puoi agire contro chi ha registrato per primo un marchio simile proponendo un’azione di nullità.

I requisiti del marchio di fatto secondo la giurisprudenza

L’uso effettivo e costante del marchio di fatto. La giurisprudenza specifica che il marchio di fatto può ricevere tutela a patto che di esso sia dia prova del suo uso effettivo e continuato nel tempo, con la conseguenza che non è tutelabile il marchio di un’attività d’impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare (Cass. n.9889/2016).

Cosa può complicare la prova del pre-uso continuo. Alcuni casi particolari. 

Potrebbe rendere complicata la prova del pre-uso del marchio di fatto, la circostanza ad esempio che la tua azienda sia cessata e poi abbia proseguito sotto altra forma e/o denominazione. In tal caso per la giurisprudenza dovrai provare la continuità soggettiva delle due aziende, cioè che trattasi del medesimo soggetto che ha pre-usato il marchio. Ad esempio, dimostrando che in entrambe sei socio che gestisce l’attività. Una prova più convincente e sicura sarebbe un conferimento d’azienda. Pertanto, gli anni di pre-uso imputabile alla prima azienda, si possono “cumulare” con la successiva azienda. Anche in tal caso, dovrai avere in mano tutte le prove documentali per vincere la causa in Tribunale.

Fondamentale: per la recente giurisprudenza, se hai pre-usato il segno come denominazione sociale senza aver fatto uso dello stesso come marchio per contraddistinguere le tue merci/prodotti, l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l’automatica estensione in funzione di marchio e viceversa.

Marchio di fatto: conviene registrarlo?

Un consulente può aiutarti a tutelare un marchio di fatto alla stregua di un marchio registrato, individuando la giusta combinazione tra sentenze di giurisprudenza ed elementi di prova che, però, dovrai possedere e produrre, per vederti riconosciuto il diritto all’uso del marchio  di fatto.

Allora se puoi tutelare anche il marchio di fatto, perché spendere per la registrazione?

Perché la tutela del marchio registrato è una tutela certa; mentre per la tutela del marchio di fatto, in assenza di norme giuridiche ad hoc, bisogna arrivare ad un contenzioso per farla valere.

E la tutela del marchio di fatto resta in incognita, perché l’UIBM e/o il giudice eventualmente adito, stabilirà se il tuo marchio non registrato è meritevole di tutela, sulla base degli orientamenti (spesso mutevoli e contrastanti) della giurisprudenza.

Contattaci per avere assistenza alla registrazione del tuo marchio di impresa e supporto nella valutazione della tutelabilità del tuo marchio di fatto.

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