Concessione in licenza non esclusiva di marchio d’impresa

Se si opta per l’interpretazione in linea con la relazione ministeriale all’art 49 TUIR (ora articolo 53 TUIR) si può sostenere che nel licensing i compensi incassati a titolo di royalties da una persona fisica non agente come imprenditore che concede in licenza un brand registrato ad una società di capitali costituirebbero un “non reddito”.

Secondo la nostra ricostruzione favorevole alla detassazione, a supporto della citata relazione, la risoluzione n°33/E dell’agenzia delle Entrate che configura tali corrispettivi come redditi diversi, contempla un caso diverso dall’ipotesi in esame, cioè una concessione in licenza non esclusiva, invece, nel caso di specie si tratterebbe di concessione esclusiva perché la persona fisica non utilizzerebbe il marchio dopo averlo concesso in uso e lo attribuirebbe unicamente alla società in questione.

Inoltre dalla relazione governativa al TUIR si ricava quale indice sintomatico della attività d’impresa, la concessione non esclusiva, requisito che appunto non sussiste nel nostro caso.

Tale ragionamento fila riguardo all’ipotesi in cui oggetto di licenza appunto esclusiva, sia un marchio d’impresa.

Quindi: in caso di licenza esclusiva, (quando cioè l’uso del marchio per prodotti o servizi è totalmente in capo al licenziatario per cui il titolare del marchio si impegna a non farne più uso in prima persona per tutto il periodo di durata della licenza né a concederlo ad altri) del marchio d’impresa, i compensi ricevuti sarebbero fiscalmente non imponibili, considerando anche che la relazione governativa all’articolo 53 ricollega la licenza non esclusiva (e non quella esclusiva) all’esercizio di attività d’impresa.

Dunque il soggetto persona fisica in questione non dovrebbe pagare imposte nel caso di concessione in licenza esclusiva del marchio d’impresa alla società di capitali.

Cosa accade invece nell’ipotesi di concessione in uso di un marchio collettivo?

Per quanto riguarda il marchio collettivo, occorre evidenziare che per sua natura, tale tipologia di marchio a differenza di quello classico aziendale, si presta ad essere utilizzato simultaneamente da una pluralità di imprenditori autonomi tra loro che, accomunati dai medesimi “product process” o dalla stessa collocazione territoriale, producono beni aventi le stesse caratteristiche. Dunque la sua concessione in uso si inserisce in generale nel quadro di una licenza “non esclusiva” perché nella prassi commerciale più soggetti sono licenziatari dello stesso marchio in relazione agli stessi prodotti e il titolare, si riserva la funzione effettiva di controllo e garanzia al rispetto del regolamento d’uso da parte dei soggetti utilizzatori. Sebbene il titolare possa essere un soggetto non imprenditore, in genere si tratta comunque di enti quindi consorzi e associazioni preposti alla funzione di garanzia e all’organizzazione unitaria e di coordinamento. Quindi si è in genere fuori dall’ipotesi di persona fisica agente al di fuori di attività d’impresa e risulta pertanto difficile configurare una detassazione delle royalty incassate per le stesse caratteristiche del marchio collettivo (lo stesso articolo 2570 codice civile parla di concessione dell’uso a “produttori e commercianti”), mentre sarebbero certamente qualificabili come un “non” reddito imponibile” le plusvalenze realizzate a seguito di cessione del marchio collettivo.

Dunque, la persona fisica che concede il licenza un marchio collettivo alla società di capitali non potrebbe, a rigor di logica, sottrarre alla tassazione le royalties cosi incassate, dovendole quindi dichiarare in Unico come redditi diversi ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR nel quadro RL di Unico persone fisiche, sezione II-A.

Sintesi del nostro orientamento giuridico-tributario

Le plusvalenze da cessione del marchio d’impresa e collettivo e le royalties da concessione in licenza esclusiva, ad eccezione di quelle da concessione in licenza del marchio collettivo, percepite dalla persona fisica agente al di fuori di attività di impresa e corrisposte dalla società di capitali (rispettivamente cessionaria e licenziataria), dovrebbero essere fiscalmente non imponibili.

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Quesito

Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? . Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all’ipotesi di registrazione di un marchio d’impresa o collettivo per il cliente.

Disciplina applicabile

In via preliminare occorre verificare se la prestazione in oggetto sia riconducibile nell’attività di lavoro autonomo svolta professionalmente e con abitualità. La risposta è positiva atteso che, pur non essendo tale prestazione prevista espressamente e ad litteram nell’ambito di servizi “tipici” indicati dall’ordinamento professionale di appartenenza, il professionista, per eseguire materialmente l’attività, deve comunque utilizzare conoscenze tecnico-giuridiche tipiche dell’attività professionale esercitata.

Quindi praticamente, il corrispettivo economico incassato a fronte della prestazione del servizio di registrazione del marchio (o anche quello ricevuto per l’espletamento di altre attività eterogenee complementari o affini a quella “tecnica” del commercialista ):

concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 54 del Tuir

è soggetto ad Iva e a ritenuta d’acconto qualora il committente sia un sostituto di imposta.

NB Tale “assorbimento qualificatorio” ai fini reddituali è essenziale affinché lo stesso professionista possa considerarsi anche in questo caso tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dalle disposizioni previste dalla disciplina dell’antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007 e successive modifiche ).

In linea generale, l’obbligo di adeguata verifica della clientela sussiste quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15. 000 euro, indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante un’unica operazione ovvero tramite operazioni collegate o frazionate.

Attenzione: la verifica del cliente dovrà comunque essere sempre garantita non solo quando l’operazione faccia insorgere nell’intermediario finanziario il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia, ma anche nel caso in cui insorgano dei dubbi in ordine alla veridicità ed all’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente.

Il medesimo obbligo è prescritto per le prestazioni professionali occasionali implicanti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore al sopra indicato limite o per le operazioni di valore non determinabile. Per ciò che riguarda la nozione di prestazione professionale, occorre sottolineare che lo svolgimento di un’operazione può accompagnarsi o meno all’esecuzione di una prestazione d’opera intellettuale.

Soluzione

L’attività di registrazione di un marchio è riconducibile all’ambito delle prestazioni che fanno scattare per il commercialista l’obbligo di adeguata verifica della clientela, posta l’ampia definizione di “prestazione” e il criterio di attrazione dei relativi corrispettivi nel reddito da lavoro autonomo.

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Come tali entrate potrebbero godere di un vantaggioso bonus fiscale che consente di detassarle?

Il caso

Tizio, imprenditore e titolare di un marchio d’impresa (o di un marchio collettivo), subisce una violazione dei propri diritti a seguito della contraffazione, ad opera di Caio, del proprio Brand, che lo espone sia a grosse perdite economiche, (“diluizione” del marchio, perdita di clientela ecc), che a danni relativi all’immagine della propria impresa.

Decide quindi di agire in giudizio contro il contraffattore Caio e, vincendo la causa percepisce notevoli somme a titolo risarcitorio dei pregiudizi subiti e delle mancate opportunità di guadagno.

Quesito

Tizio deve pagare imposte sulle somme ottenute?  E se si, esiste uno strumento di risparmio lecito d’imposta che può consentirgli di sottrarsi a tale adempimento fiscale?

La tutela legale della proprietà intellettuale

Le norme che disciplinano la protezione della proprietà industriale e quindi in primis dei marchi sono:

a) l’articolo 20 CPI, in base al quale i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio, dal quale deriva che la contraffazione consiste nella violazione dell’ambito di protezione conferito dalla registrazione (ratio: protezione dei titolari di diritti anteriore, ma anche dell’affidamento dei consumatori);

b) l’articolo 125 CPI riguardante il risarcimento del danno e restituzione dei profitti da parte dell’autore della violazione, ai sensi del quale il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

Tassabili le indennità risarcitorie relative al lucro cessante, con il regime fiscale ordinario

L’articolo 6, comma 2, del TUIR dispone che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Questo significa in pratica che le somme percepite a titolo di risarcimento esattamente come nel caso esaminato, sono assogettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi quindi rileveranno fiscalmente ai fini IRPEF e i IRES e saranno assimilate ai redditi della stessa categoria (del comma 1) di quelli sostituiti o andati perduti (in tal caso come redditi diversi o redditi d’impresa a seconda dei casi).

La tassazione in particolare opera sul “lucro cessante” ovvero su somme che sostituiscono mancati guadagni – redditi, sia presenti che futuri, di chi li percepisce, che rappresenta nel caso esaminato buona parte del quantum risarcitorio ottenuto da Tizio, vittima della contraffazione (tutti gli incassi che avrebbe potuto ottenere e che invece ha perso a causa della condotta illecita del contraffattore).

Il Patent Box sottrae alla tassazione le somme risarcitorie rendendole deducibili: ecco il rimedio!

L’articolo 7 comma 4 del decreto attuativo del Patent Box italiano (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n°190 come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n°3, convertito con legge 24 marzo 2015, n°33) consente di detassare anche le indennità del caso analizzato.

Infatti tale norma fa rientrare nell’area applicativa dell’opzione come redditi “da utilizzo” anche le somme ottenute a titolo di risarcimento per violazione dei diritti sui beni immateriali (oltre alle somme a titolo di restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Per inadempimento di contratti aventi ad oggetto gli stessi).

I pratica, tali somme vengono computate come componenti reddituali positive ai fini del calcolo del reddito agevolabile con il Patent Box, sul quale opererà uno sgravio fiscale con aliquota del 50% a decorrere dal 2017, come anche precisato dalla circolare 11 E 7/04/2016 dell’Agenzia delle Entrate.

La tutela legale della proprietà intellettuale come obiettivo da raggiungere

Quindi, con il Patent Box, opzione fiscale agevolativa dei redditi prodotti dall’utilizzo e dalla cessione della proprietà intellettuale, introdotto dall’articolo 1 L. 190/2014, la tutela giuridica e processuale degli asset immateriali i quali rappresentano un fulcro insostituibile e carburante strategico per l’innovazione, successo e creatività delle imprese, non costituirà più un costo ma un obiettivo da raggiungere. Il motivo è piuttosto semplice: questa opzione (che dal 2017 va comunicata in Unico) consente di detassare le somme incassate da chi ha subito danni per la violazione della proprietà intellettuale come espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n°11/E del 7/04/2016.

Soluzione

Tizio, beneficiario del risarcimento da contraffazione, per conseguire un notevole risparmio fiscale potrà esercitare l’opzione Patent Box che gli consentirà anche di innovare la propria impresa, incrementando esponenzialmente i propri guadagni e dimezzando le imposte dovute!

Se desiderate proteggere la vostra proprietà intellettuale, investire nella creazione e sviluppo di un nuovo brand registrando un marchio d’impresa o collettivo, e ottenere i preziosi bonus fiscali del Patent Box, vi forniremo assistenza fiscale/legale specializzata in tutta serenità e con la massima cortesia ed efficienza!

Il licensing nel franchising

Le licenze di marchio, nella pratica commerciale, sono spesso concesse nel quadro di contratti più vasti, come gli accordi di franchising – del quale il licensing rappresenta una componente centrale – nei quali il franchisor (cioè il titolare del marchio licenziato) consente al franchisee/affiliato di utilizzare un “pacchetto” commerciale che include non solo l’utilizzo del brand, con licenza non esclusiva, ma anche know-how, servizi al consumatore, software, decorazione degli interni, ecc. , nel rispetto di una serie di regole e dietro pagamento di un determinato corrispettivo (royalties).

Trattandosi di licenza non esclusiva, il licenziatario deve obbligarsi espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato, con lo stesso marchio, dal titolare o da altri licenziatari franchisee.

In genere, in tale tipo di contratti, il grado di controllo del titolare del marchio nei confronti del franchisee-utilizzatore è più elevato di quello previsto dai normali contratti di licenza di marchio.

Questo significa che concedere in franchising un marchio collettivo incrementerebbe ulteriormente i poteri di controllo del titolare già contenuti nel regolamento d’uso, moltiplicando la garanzia e la qualità dei prodotti marchiati e rendendoli ancora più appetibili sul mercato.

Simulazione franchising marchio collettivo 

Un consorzio agrario di carni biologiche “Alfa”, sviluppa un sistema di successo per garantire un particolare target di qualità nella produzione uniforme di questi prodotti con caratteristiche predefinite, nonché ricette e metodi di preparazione, oltre al design delle uniformi degli impiegati, dei locali e delle confezioni ed i sistemi di gestione e contabilità con presentazione di istanza di deposita  e registrazione del marchio collettivo “Agrigood” (denominazione di fantasia a titolo di esempio).  Successivamente, il consorzio trasferisce il proprio know-how e la propria esperienza ai suoi franchisees (previamente e accuratamente individuati attraverso la consulenza di esperti) concedendo in licenza il brand sulla base di un regolamento d’uso e mantiene il diritto di supervisionare e controllare i franchisees locali.  Fondamentale componente del contratto di franchising è l’autorizzazione e l’obbligo dei franchisees di utilizzare il marchio collettivo “Agrigood” e di osservare scrupolosamente le modalità di utilizzo contenute nelle clausole del regolamento d’uso e quelle del contratto di franchising.

Franchising: il business “easy”

Il franchising (Legge 6 maggio 2004, n°129) è una strategica formula di collaborazione tra imprenditori per la distribuzione di servizi e/o beni, adattabile elasticamente ad ogni settore di attività economica (dal food alla moda, alla compravendita dell’usato) indicata per chi desidera avviare una nuova impresa senza investire enormi capitali ma usufruendo di format già sperimentati e consolidati sul mercato dal franchisor, in cambio del versamento di una percentuale sul fatturato (royalty) e del rispetto degli standard e modelli di gestione e produzione stabiliti dall’azienda “madre”.

I vantaggi del franchising

L’alleanza fra singolo imprenditore commerciale e impresa organizzata rappresenta una formula vincente sia per lo sviluppo, sia per la resistenza nelle fasi di crisi economica. In particolare:

a) l’azienda madre in franchising può ottenere una crescita esponenzialmente più rapida rispetto ad una tradizionale diffusione, attraverso il decentramento e la ripartizione degli oneri finanziari e organizzativi sui propri affiliati: infatti la catena fa tutta capo alla stessa società affiliante, ma ogni singolo esercizio in franchising è proprietà di un soggetto diverso dal distributore del marchio;

b) il franchisor mantiene il controllo sui prodotti e sui servizi post-vendita e sulla loro commercializzazione;

c) la riduzione del rischio di fallimento grazie ad un business concept già collaudato e prodotti/servizi già testati sul mercato;

d) lo sfruttamento dei benefici derivanti dalle economie di scala, dato che tutti i franchisee insieme possono comprare a condizioni migliori ed ad un minor costo rispetto ad un business individuale;

e) il supporto dell’azienda madre che trasferisce un know-how già sperimentato nonché l’assistenza nella gestione manageriale ed amministrativa, con corsi di aggiornamento e formazione.

Questo sistema consentirà al network di ottenere una presenza estremamente capillare e al contempo garantirà un notevole risparmio sia per il franchisor che per i franchisee.

Per scoprire subito tutti i vantaggi ottenibili grazie marchio collettivo leggete la guida dedicata a perchè il marchio collettivo è vincente sul mercato.  

Bonus fiscali per il franchising con il Patent Box

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata delle royalty relative agli intangible asset, al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017, che le imprese possono esercitare sui redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali.

Per quantificare il vostro risparmio d’imposta sull’utilizzo della proprietà intellettuale leggete subito la divulgazione dedicata a come si calcola il Patent Box!

Questo meccanismo, risulta estremamente interessante nello scenario del franchising dove marchi e know-how sono strumenti privilegiati per la creazione di valore aggiunto.

Il marchio collettivo è infatti un indicatore dinamico di notevole spessore culturale ed economico elevato sotto un profilo di garanzia qualitativa.  Si colloca in primo piano come motore delle vendite, ancora più se oggetto di un contratto di franchising.

Il suo valore viene notevolmente potenziato dalla comunicazione e marketing online su canali come i social media e genera notevoli benefit economici.

L’aspirante franchisor titolare di un marchio collettivo (e successivamente anche il franchisee) dunque, se investe o ha investito in attività di ricerca e innovazione, potrà usufruire di un regime opzionale che abbatte notevolmente l’imponibile fiscale, con la conseguenza di incrementare gli introiti commerciali e neutralizzarli fiscalmente fino alla metà.

Simulazione riprendendo il caso sopra esaminato, se il Consorzio “Alfa” riceve royalties dai vari franchisees per importi complessivi di € 800. 000, sostenendo spese qualificate (attività di ricerca) pari a 150. 000 e spese complessive pari a € 195. 000 (Nexus ratio con applicazione uplift = 1) otterrà con l’applicazione dell’aliquota agevolativa del 50% operante dal 2017, una detassazione pari a € 400. 000 sottratte all’imponibile fiscale.

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Distinzione tra “utilizzo diretto”, “utilizzo indiretto” e “cessione” del marchio

Esaminiamo l’ipotesi in cui un soggetto persona fisica incassi delle royalties, da una società di capitali, in cambio dell’attribuzione alla stessa dell’utilizzo economico del marchio (d’impresa o collettivo). Cosa succede a livello fiscale?

Per rispondere al quesito, occorre in primis evidenziare la differenza tra utilizzo diretto, indiretto e cessione del marchio.

Utilizzo diretto: è l’uso del marchio da parte del titolare, nell’ambito della propria attività economica, per contraddistinguere i propri prodotti o servizi rispetto a quelli dei concorrenti.

Utilizzo indiretto: è la concessione in uso del diritto all’utilizzo del marchio. Trattasi cioè della concessione in licenza del brand, conosciuta anche come “licensing”, dal titolare cioè il licenziante, che ne mantiene la proprietà, ad un altro soggetto, il licenziatario, che potrà utilizzarlo ai fini commerciali corrispondendo in cambio una royalty al titolare.

Cessione: è il trasferimento della proprietà unitamente al diritto di utilizzo economico del marchio dall’originario titolare ad un terzo soggetto, che consente di realizzare plusvalenze in beneficio del cedente.

“Focus” del caso

L’ipotesi che si intende esaminare, è quella dell’utilizzo indiretto del marchio da parte di una persona fisica che concede in licenza il brand alla società di capitali.

Il soggetto pone quindi in essere questa operazione negoziale “occasionalmente”, senza agire come imprenditore, cioè senza ricollegare la concessione in licenza ad un’attività economica professionale organizzata, diretta alla produzione e scambio di beni e servizi (articolo 2082 codice civile)

N. B. Se invece l’attività di licensing del soggetto persona fisica titolare del marchio che percepisce una percentuale sugli incassi dalla società utilizzatrice, fosse calata nel quadro di un’attività economica imprenditoriale, la stessa non sfuggirebbe a tassazione.

L’impasse che non consente automaticamente di considerare esenti da imposizione fiscale i redditi ottenuti dal soggetto nel caso in esame, deriva sotto il profilo giuridico ermeneutico, proprio dall’interpretazione del termine “utilizzazione economica” del marchio

Da un lato, la relazione governativa all’articolo 49 (ora 53 TUIR) nell’usare il termine “utilizzazione”, non distingue tra concessione e cessione del marchio e, pertanto, configurerebbe come certa la non imponibilità dei corrispettivi conseguiti in entrambe le situazioni economico-giuridiche, in un contesto esulante dall’esercizio dell’attività di impresa.

Tuttavia, in contrasto con tale orientamento, la risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 ha ritenuto di attribuire rilevanza impositiva, come reddito diverso, ai corrispettivi citati, limitatamente alla esecuzione del contratto di “concessione” (e non anche di cessione) per l’utilizzo del marchio, in quanto suscettibile di essere annoverato nella più generica e residuale fattispecie giuridica consistente nell’assunzione dell’obbligo di fare, non fare, permettere, ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR.

Per l’amministrazione finanziaria quindi le royalties sarebbero tassabili come redditi diversi ma tale assunto non viene esteso alle ipotesi di vendita del marchio.

Una soluzione interpretativa a favore del contribuente: detassazione fiscale delle royalties come “non reddito”

Per districare la fumosa questione interpretativa relativa al trattamento fiscale delle royalties da parte di soggetto persona fisica, proviamo ad elaborare una ricostruzione interpretativa che terrà conto di diversi elementi e che trovi un valido riscontro normativo a livello sistematico.

Efficacia delle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

In primis, analizziamo il problema sul piano della gerarchia delle fonti.

Ci si dovrebbe chiedere: le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono giuridicamente vincolanti?  La risposta non può che essere negativa perché si tratta di atti amministrativi interni che riportano un’interpretazione legislativa sulla base di specifiche istanze ed esprimono una potestà d’ indirizzo priva di efficacia normativa esterna.  Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 5137/2014 si è pronunciata affermando che le risoluzioni e le circolari non sono fonti del diritto, chiarendo che l’interpretazione della normativa tributaria in esse contenuta, non vincola né i contribuenti né i giudici.  Tali atti quindi, possono dettare agli uffici periferici criteri di comportamento da seguire nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all’inadempimento del contribuente a tali prescrizioni un effetto non previsto da una norma di legge.  Quindi costituiscono esclusivamente pareri dell’amministrazione non vincolanti per il contribuente, e non sono, quindi, impugnabili neanche innanzi al giudice amministrativo, non essendo atti generali di imposizione (in senso conforme Cassazione Civile, Sezioni Unite. , sentenza 02/11/2007 n° 23031).

Inoltre, anche a voler riconoscere efficacia alla citata risoluzione n. 30/E del 2006 occorre considerare che la stessa si riferisce ad un’ipotesi di concessione in uso con licenza non esclusiva perché comunque il titolare concedente del marchio continuava ad utilizzarlo per la propria attività professionale, ipotesi diversa dal caso in esame dove invece la persona fisica licenziante non spenderebbe economicamente il marchio nell’ambito di un’attività imprenditoriale dopo averlo concesso in licenza alla società di capitali.

Sulla base di queste considerazioni, risulta maggiormente attendibile l’interpretazione favorevole alla detassazione di questi compensi, conformemente alla relazione governativa al TUIR sopra citata.

Inquadramento sistematico delle royalty nel DPR 917/1986

L’interpretazione favorevole alla neutralità fiscale dei proventi derivanti dall’utilizzo “indiretto” del marchio da parte di persona fisica si fonderebbe anche su un dato normativo secondo un’interpretazione “sistematica” di coordinamento ermeneutico delle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Dal punto di vista civilistico, la nozione di royalty identifica il corrispettivo pattuito nel quadro di un contratto con effetti obbligatori, ed avente ad oggetto un bene immateriale, nel caso in esame, un marchio d’impresa o collettivo.

Il diritto tributario invece, bypassando l’aspetto contrattuale, all’articolo 53 TUIR,  sintetizza l’intera fattispecie attraverso la locuzione “utilizzazione economica” la quale assorbirebbe, insieme all’ipotesi di concessione in licenza, anche la cessione a titolo oneroso) e non configura una definizione unitaria di royalty.

Infatti, con l’entrata in vigore del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917) dal 1°gennaio 1988, è scomparsa la normativa che regolava espressamente la fattispecie in esame. (D. P. R. 29 settembre 1973, n°597) in base alla quale i proventi da concessione in licenza conseguiti da un soggetto privato erano inquadrati e tassati come redditi di lavoro autonomo.

L’attuale TUIR, infatti, ha previsto in relazione ai proventi in questione, costituiti dai redditi derivanti dallo sfruttamento di beni intangibili, un trattamento fiscale differenziato, a seconda di alcune variabili, in primis al soggetto, residente, che li percepisce, estromettendo l’ipotesi del soggetto privato.

In sintesi le royalty:

a) costituiscono redditi d’impresa quindi rientranti nella disciplina dell’articolo 55 del TUIR se conseguiti da soggetti che agiscono nell’esercizio professionale di una attività commerciale e, in ogni caso, se conseguiti da società ed enti commerciali;

b) diversamente, costituiscono redditi “diversi”, ovvero redditi di lavoro autonomo quindi rientranti nella disciplina dell’articolo 53 TUIR se l’utilizzazione economica del bene è effettuata direttamente dall’autore o dall’inventore, non nell’esercizio di imprese commerciali (utilizzo diretto);

Nel caso di specie invece, trattasi di utilizzo indiretto da parte della persona fisica, astratto da attività d’impresa quindi non rientrante né nell’ipotesi sub a), né in quella sub b).

Infatti la persona fisica non utilizza il marchio per un’attività di commercializzazione di prodotti ai quali viene apposto, introitando così direttamente i guadagni a livello imprenditoriale ma ne attribuisce la spendibilità economica alla società di capitali mantenendone solo la titolarità formale.

Ciò a supporto della detassazione fiscale di tali proventi secondo la nostra ricostruzione interpretativa

Si auspica in ogni caso, un intervento chiarificatore a livello legislativo o dell’Amministrazione Finanziaria che definisca la questione della tassazione delle royalties da persona fisica non imprenditore in modo puntuale ed esplicito.

Conclusione

La persona fisica che concede in licenza un marchio ad una società di capitali incasserà delle royalty che, in base alla interpretazione della relazione ministeriale all’articolo 53 non sarebbero tassabili e che invece sulla base della risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 ADE rileverebbero come redditi diversi derivanti da un obbligo di permettere.

Seguendo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, peraltro non normativamente vincolante per i contribuenti, le royalty così incassate sarebbero dichiarabili nel quadro RL di Unico persone fisiche, sezione II-A

Secondo la nostra soluzione interpretativa in linea con la relazione governativa TUIR, tali redditi sarebbero detassati perché non costituenti né redditi d’impresa (articolo 55 TUIR) né redditi diversi (articolo 67) né redditi autonomi (articolo 53) in quanto generati dall’utilizzo indiretto del marchio da persona fisica privata.

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Gli strumenti di sfruttamento economico del marchio: cessione e concessione in licenza

Attraverso la cessione del marchio, il soggetto titolare dell’asset immateriale (cedente) lo vende ad un altro soggetto (cessionario) quindi, trasferendogli la proprietà e l’utilizzo economico del bene immateriale, incasserà una plusvalenza derivante dal realizzo positivo tra costo storico (costo d’acquisto) e prezzo di vendita ottenuto a titolo di corrispettivo.

Il contratto di licenza del marchio, rientrante nel cosiddetto “licensing” determina invece una dissociazione tra la proprietà del bene immateriale che resta in capo al licenziante il quale riceve come corrispettivo una royalty, e il suo utilizzo a fini commerciali spostato sul licenziatario. Quindi, tale contratto a differenza del primo, non trasferisce la titolarità del marchio.

Il caso

Esaminiamo ora il caso in cui la persona fisica, nell’esercizio di attività non imprenditoriale, decida di cedere (vendere) un marchio d’impresa o collettivo alla società di capitali cessionaria, incassando quindi una plusvalenza.

Tassazione o detassazione fiscale?

Analizziamo il trattamento tributario dei compensi così ottenuti a titolo di corrispettivo della cessione del brand da un soggetto che non agisce a tal fine come imprenditore, questione che ad oggi non risulta espressamente regolata dal TUIR.

Secondo un orientamento prevalente che colma la lacuna legislativa sul punto, tali redditi sarebbero sottratti a tassazione in quanto, lo sfruttamento economico del marchio da parte di persona fisica non imprenditore, rileverebbe quale elemento patrimoniale fiscalmente non imponibile in capo ai soggetti non esercenti attività d’impresa ed è proprio il caso sopra prospettato (con eccezione di quelli introitati da soggetti non residenti, lettera c, comma 2, articolo 23, Tuir).

Ne costituisce una conferma ormai consolidata la relazione governativa 1986 all’articolo 49 (ora articolo 53) del TUIR in base alla quale, i redditi derivanti a un soggetto privato dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, non si comprendono più tra i redditi di lavoro autonomo né tra i redditi diversi, “. Nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”.

Tale impostazione risulta ormai cristallina con riferimento alle plusvalenze generate da cessione, quindi se, riprendendo il caso pratico indicato, la persona fisica cedesse il marchio d’impresa o collettivo ad una società di capitali, il realizzo positivo della vendita rileverebbe come un “non reddito” e quindi come un provento non fiscalmente imponibile.

Trattasi di un punto fermo che non risulta essere confutabile neanche sulla base della la risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 la quale, nell’attribuire rilevanza impositiva, come reddito diverso ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR ai compensi derivanti dall’utilizzo del marchio, riguarda espressamente una ipotesi di concessione in licenza e non di cessione. Il quesito riguardava infatti il trattamento fiscale delle somme corrisposte da un professionista per l’utilizzo di un “marchio” che identificava un noto studio legale al fine di apparire nei confronti dei clienti come uno studio associato o associato allo studio titolare del marchio che quindi continuava a mantenerne la proprietà.

Conclusione

La persona fisica che cede un marchio (d’impresa o collettivo) ad una società di capitali otterrà una fonte reddituale addizionale (plusvalenza) ma non dovrà pagare imposte sulla stessa, non incardinandosi l’operazione negoziale nell’ambito dell’attività tipicamente imprenditoriale. Quindi sarà tax free.

Potrebbe configurarsi questo provento come “plusvalenza isolata” relativa all’asset immateriale, cioè posta in essere non nell’esercizio di attività economica continuativa, e comunque non riconducibile alle plusvalenze isolate qualificabili come redditi diversi dall’articolo 67, in quanto queste ultime sono riferibili solo ad alcuni beni immobili (terreni).

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Il licensing: un modello di sviluppo flessibile e veloce sul mercato anche per le piccole e medie imprese

Il “licensing” che significa “accordo di licenza”, indica l’attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc. ) attraverso un contratto di licenza.

Con tale accordo dunque, il titolare di un “Intangible asset” (concedente), consente che l’altro contraente (licenziatario) svolga un’attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei diritti di esclusiva, concedendogli l’uso del proprio marchio per la produzione e la distribuzione di prodotti, in un preciso territorio, attraverso determinati canali distributivi, per un periodo di tempo prestabilito.

Il licenziatario a sua volta, si impegna a corrispondere al licenziante, un corrispettivo sotto forma di importi fissi garantiti (fat fee)e/o percentuali variabili (royalties) calcolate sul fatturato.

Trattasi di uno strumento che ha trovato un’ampissima diffusione a livello internazionale e che produce numerosi benefits, rivelandosi una preziosa opportunità di slancio e crescita anche per le piccole e medie imprese alle quali risulta scarsamente conosciuto.

Vantaggi derivanti dal licensing di un Brand

Analizziamo ora le ragioni per le quali è consigliabile optare per questo strumento commerciale, esaminando in particolare la concessione in licenza un marchio.

L’attività di licensing, se condotta in modo attento e professionale, sotto il duplice profilo giuridico ed economico, può produrre i seguenti vantaggi:

1) il licenziatario evita di sobbarcarsi i costi derivanti dall’accreditamento ex novo di un brand e quelli per lo sviluppo interno all’azienda del relativo know how, potendo sfruttare economicamente un marchio già pronto a generare liquidità, in cambio dell’erogazione di una percentuale sul fatturato (royalty);

2) sottoscrivendo una licenza, l’apposizione del marchio ai prodotti del concessionario utilizzatore attribuisce agli stessi forte valore aggiunto;

3) il titolare del marchio monetizza efficacemente il proprio diritto di proprietà intellettuale perché, oltre all’introito di una notevole fonte aggiuntiva di reddito, rappresentata dal corrispettivo pagato dal licenziatario, acquisisce quote sempre maggiori di mercato, espandendo il brand in aree geografiche o settori che, per ragioni produttive, finanziarie o di localizzazione, non potrebbe soddisfare così proficuamente;

4) ne deriva un beneficio indiretto che si rivela strategico per il debutto di piccole e medie imprese: un aumento della notorietà e dell’immagine del marchio, contribuendo alla promozione dell’attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul brand.

Bonus fiscali del Patent Box a sostegno del licensing

La necessità dell’impresa di adattarsi flessibilmente agli oscillamenti del mercato e di ottimizzare l’utilizzo delle proprie risorse in tempi di reazione utili, stimola ogni singola azienda a focalizzare l’attenzione sulla gestione del proprio patrimonio tecnologico, valorizzandolo come fattore strategico e investendo ingenti risorse per mantenerlo, implementarlo e rinnovarlo.

E’ questa la ragione fondamentale per la quale diventa necessario inculcare e sviluppare una cultura della ricerca, sia a livello aziendale che nazionale, premiare e proteggere la ricerca e l’innovazione in primis nell’ambito della proprietà intellettuale, come presupposto necessario dell’affermazione sul mercato dei trasferimenti tecnologici nelle più importanti ed interessanti aree economiche del mondo.

Per soddisfare queste esigenze ed implementarne i vantaggi, la Legge di Stabilità 2015 ha ideato uno strumento ah hoc, il Patent Box, un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da design e marchi d’impresa estensibile a certe condizioni anche ai soggetti non residenti.

In sintesi le finalità che rappresentano il leitmotiv di tale opzione fiscale sono:

a) incentivare l’attività research & innovation da parte delle imprese italiane anche sul mercato internazionale riducendone il carico fiscale;

b) abbattere l’elusione fiscale generata dalla pratica di delocalizzazione dei brevetti e marchi in paesi con minore carico fiscale;

c) estensione dell’agevolazione anche ai marchi tutelati in qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali.

I soggetti titolari di reddito d’impresa intenzionati ad investire in ricerca e innovazione ed affermarsi nel licensing godranno a decorrere dal 2017 di una detassazione del 50% delle royalties dal reddito generato dalla concessione in licenza dei beni immateriali quali i marchi (espressamente compreso il marchio collettivo) brevetti, know how, prodotti da attività di ricerca e sviluppo (comma 42-ter all’articolo 1 della legge 190/2014).

Per sapere subito quanto potreste risparmiare fiscalmente con tale opzione fiscale agevolativa, leggete la divulgazione dedicata a come si calcola il Patent Box!

Attenzione: non tutti sanno che il licensing può consentirvi di moltiplicare in modo esponenziale i vostri guadagni ed essere gli ideatori di un Business di altissima qualità e successo se decidete di registrare un marchio collettivo!  Per scoprire come, leggete subito la divulgazione dedicata al marchio collettivo con opzione Patent Box che vi consentirà di innovare la vostra impresa con potentissimi sgravi fiscali!

Tali bonus fiscali sono secondo la normativa cumulabili con i crediti di imposta in ricerca e innovazione segnando un ulteriore punto a vantaggio del tax saving.

N. B. Considerando che la firma di un accordo di licenza è frutto di una trattativa complessa, che richiede un’imprescindibile competenza sia legale che dei meccanismi relativi al funzionamento del mercato e che l’opzione fiscale del Patent Box se correttamente esercitata, consente di godere di straordinari vantaggi, risulta altamente consigliabile rivolgersi ad esperti del settore per emergere in tale settore così potenzialmente redditizio e soddisfacente.

Se desiderate registrare un marchio collettivo o d’impresa, ottenere assistenza nella redazione di contratti di licenza, attuare con successo la vostra progettualità d’impresa ed al contempo risparmiare serenamente, pro norma dal punto di vista fiscale attivando gli imperdibili bonus Patent Box, 

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Redditi derivanti dal marchio collettivo e dalla proprietà intellettuale: distinzione tra quelli prodotti dall’imprenditore e quelli del privato-persona fisica

Con questa guida esaminiamo nel dettaglio la qualificazione civilistico-contabile dei redditi derivanti dall’utilizzo economico del marchio d’impresa e collettivo qualificabili come royalties e plusvalenze incassate a seguito di concessione in licenza e cessione, al fine di individuarne il relativo trattamento fiscale. A tal fine occorre preliminarmente distinguere tra redditi prodotti nell’esercizio di attività d’impresa da quella che li colloca al di fuori del perimetro di attività imprenditoriale cioè diretta alla produzione di beni e servizi.

A) COME REDDITO D’IMPRESA

Riguardo alla qualificazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale da parte di un soggetto considerato fiscalmente imprenditore commerciale, le royalties, così percepite, sono considerate redditi d’impresa, ai sensi dell’articolo 55 TUIR.  Conseguentemente, per la determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta, i costi sono considerati deducibili (principio di competenza).

Per l’utilizzatore della proprietà intellettuale (quindi di chi eroga la royalty) la deducibilità del costo sarà subordinata alla verifica di inerenza e competenza della proprietà intellettuale con l’attività commerciale svolta.

Giuridicamente la concessione in licenza può essere ricondotta alle fattispecie previste dall’articolo 2195 codice civile (imprenditori soggetti a registrazione) e, in particolare, al n°2 (attività intermediaria nella circolazione dei beni) oppure al n°5 (attività ausiliaria).

La qualificazione di un provento come “reddito di impresa”

La qualificazione di determinati proventi come redditi d’impresa, dipende da due parametri individuati dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi):

• parametro soggettivo: con riferimento alla forma giuridica prescelta dall’imprenditore, ai sensi degli articolo 6 e 81 del TUIR. In particolare, redditi prodotti nella forma di società di persone commerciali o di società di capitali sono considerati redditi d’impresa e, come tali, fiscalmente trattati (articolo 55 del TUIR);

• parametro oggettivo: riguardante le modalità con cui il reddito è prodotto (ai sensi dell’articolo 55 TUIR). In merito, il legislatore tributario prevede necessario, affinché si possa parlare di reddito d’impresa, che vi sia alla base un’impresa commerciale.

Tax saving per i redditi d’impresa derivanti dal marchio collettivo e dalla proprietà intellettuale: il “Patent Box”

La legge di stabilità 190/2014, come modificata dall’Investment Compact del 2015, ha riservato ai redditi derivanti dallo sfruttamento economico del marchio collettivo e di altri asset strumentali, un’agevolazione fiscale molto vantaggiosa attraverso l’opzione del “Patent Box” che in sintesi consente:

la detassazione delle plusvalenze generate nel caso di cessione del marchio, a condizione del reinvestimento dei proventi al 90% attivita di ricerca e innovazione per un nuovo brand;

la deducibilità del 50% dal 2017 delle royalties percepite a fronte di concessione in licenza di un marchio collettivo.

In questa seconda ipotesi quindi, il soggetto che opta per il regime opzionale del Patent Box, otterrà un abbattimento fino quasi alla metà rispetto alla tassazione fiscale in regime ordinario. Si passa infatti da una tassazione al al 31,4%, ad una super agevolata tassazione al 16%,sempre che l’applicazione del Patent Box avvenga conformemente ai criteri e requisiti di legge, avvalendosi della consulenza di esperti nel settore.

Per saperne di più leggete la divulgazione dedicata al calcolo del Patent Box e la divulgazione relativa all’applicazione del Patent Box al marchio collettivo!

B) COME ELEMENTO AREDDITUALE PER I SOGGETTI PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

Le royalties e le plusvalenze conseguite da un soggetto persona fisica non esercente attività d’impresa, rilevano come proventi sottratti all’inquadramento come redditi d’impresa ex articolo 55 TUIR e comunque costituiscono elementi economici fiscalmente non imponibili, con eccezione di quelli introitati da soggetti non residenti (lettera c, comma 2, articolo 23, TUIR).

Trattasi di un orientamento ormai pacifico sulla base della relazione governativa all’articolo 49del D. P. R. 917/86, nella quale si motiva che “[. ] i redditi derivanti dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, si è ritenuto di non comprenderli più tra i redditi di lavoro, né tra i “redditi diversi”, nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa (mediante cessione o concessione in uso) avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”.

Tuttavia sul punto l’Agenzia delle Entrate continua a qualificare nella prassi tali proventi comeredditi diversi ex art 67 TUIR.

Riepilogo

Sulla base dell’analisi finora svolta dunque, è possibile delineare una fondamentale distinzione:

nelle ipotesi in cui in cui il marchio sia utilizzato nel quadro di un’attività commerciale, quindi da parte di persona fisica imprenditore, le royalties sono qualificate e tassate come reddito di impresa ex articolo 55 TUIR e iscritte nell’attivo di bilancio ai sensi dell’articolo.  2424 cc.  come immobilizzazioni immateriali, con la possibilità di optare per il regime fiscale Patent box L. 109/2015, con termine prorogato oltre l’iniziale scadenza del 30 giugno 2016 (rinvio per approfondimenti alla divulgazione interamente dedicata al “Patent Box”);

lo sfruttamento del marchio rileverebbe quale elemento patrimoniale fiscalmente non imponibile in capo ai soggetti non esercenti attività d’impresa per i quali dunque leroyalties e le plusvalenze relative al marchio sarebbero tax free, con eccezione dei soggetti non residenti, con la conseguenza di poter ottenere una fonte di reddito addizionale non collegabile ad intento speculativo che risulterà pertanto fiscalmente neutrale. Tuttavia l’Amministrazione finanziaria li sottopone alla tassazione propria dei redditi diversi.  

Per registrare il vostro marchio d’impresa o collettivo, valutare correttamente le royalties e pianificare un risparmio fiscale pro norma, contattateci subito al numero verde 800192752!  I nostri esperti vi aspettano per assistervi con la massima serenità ed efficienza!