Distinzione tra “utilizzo diretto”, “utilizzo indiretto” e “cessione” del marchio

Esaminiamo l’ipotesi in cui un soggetto persona fisica incassi delle royalties, da una società di capitali, in cambio dell’attribuzione alla stessa dell’utilizzo economico del marchio (d’impresa o collettivo). Cosa succede a livello fiscale?

Per rispondere al quesito, occorre in primis evidenziare la differenza tra utilizzo diretto, indiretto e cessione del marchio.

Utilizzo diretto: è l’uso del marchio da parte del titolare, nell’ambito della propria attività economica, per contraddistinguere i propri prodotti o servizi rispetto a quelli dei concorrenti.

Utilizzo indiretto: è la concessione in uso del diritto all’utilizzo del marchio. Trattasi cioè della concessione in licenza del brand, conosciuta anche come “licensing”, dal titolare cioè il licenziante, che ne mantiene la proprietà, ad un altro soggetto, il licenziatario, che potrà utilizzarlo ai fini commerciali corrispondendo in cambio una royalty al titolare.

Cessione: è il trasferimento della proprietà unitamente al diritto di utilizzo economico del marchio dall’originario titolare ad un terzo soggetto, che consente di realizzare plusvalenze in beneficio del cedente.

“Focus” del caso

L’ipotesi che si intende esaminare, è quella dell’utilizzo indiretto del marchio da parte di una persona fisica che concede in licenza il brand alla società di capitali.

Il soggetto pone quindi in essere questa operazione negoziale “occasionalmente”, senza agire come imprenditore, cioè senza ricollegare la concessione in licenza ad un’attività economica professionale organizzata, diretta alla produzione e scambio di beni e servizi (articolo 2082 codice civile)

N. B. Se invece l’attività di licensing del soggetto persona fisica titolare del marchio che percepisce una percentuale sugli incassi dalla società utilizzatrice, fosse calata nel quadro di un’attività economica imprenditoriale, la stessa non sfuggirebbe a tassazione.

L’impasse che non consente automaticamente di considerare esenti da imposizione fiscale i redditi ottenuti dal soggetto nel caso in esame, deriva sotto il profilo giuridico ermeneutico, proprio dall’interpretazione del termine “utilizzazione economica” del marchio

Da un lato, la relazione governativa all’articolo 49 (ora 53 TUIR) nell’usare il termine “utilizzazione”, non distingue tra concessione e cessione del marchio e, pertanto, configurerebbe come certa la non imponibilità dei corrispettivi conseguiti in entrambe le situazioni economico-giuridiche, in un contesto esulante dall’esercizio dell’attività di impresa.

Tuttavia, in contrasto con tale orientamento, la risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 ha ritenuto di attribuire rilevanza impositiva, come reddito diverso, ai corrispettivi citati, limitatamente alla esecuzione del contratto di “concessione” (e non anche di cessione) per l’utilizzo del marchio, in quanto suscettibile di essere annoverato nella più generica e residuale fattispecie giuridica consistente nell’assunzione dell’obbligo di fare, non fare, permettere, ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR.

Per l’amministrazione finanziaria quindi le royalties sarebbero tassabili come redditi diversi ma tale assunto non viene esteso alle ipotesi di vendita del marchio.

Una soluzione interpretativa a favore del contribuente: detassazione fiscale delle royalties come “non reddito”

Per districare la fumosa questione interpretativa relativa al trattamento fiscale delle royalties da parte di soggetto persona fisica, proviamo ad elaborare una ricostruzione interpretativa che terrà conto di diversi elementi e che trovi un valido riscontro normativo a livello sistematico.

Efficacia delle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

In primis, analizziamo il problema sul piano della gerarchia delle fonti.

Ci si dovrebbe chiedere: le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono giuridicamente vincolanti?  La risposta non può che essere negativa perché si tratta di atti amministrativi interni che riportano un’interpretazione legislativa sulla base di specifiche istanze ed esprimono una potestà d’ indirizzo priva di efficacia normativa esterna.  Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 5137/2014 si è pronunciata affermando che le risoluzioni e le circolari non sono fonti del diritto, chiarendo che l’interpretazione della normativa tributaria in esse contenuta, non vincola né i contribuenti né i giudici.  Tali atti quindi, possono dettare agli uffici periferici criteri di comportamento da seguire nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all’inadempimento del contribuente a tali prescrizioni un effetto non previsto da una norma di legge.  Quindi costituiscono esclusivamente pareri dell’amministrazione non vincolanti per il contribuente, e non sono, quindi, impugnabili neanche innanzi al giudice amministrativo, non essendo atti generali di imposizione (in senso conforme Cassazione Civile, Sezioni Unite. , sentenza 02/11/2007 n° 23031).

Inoltre, anche a voler riconoscere efficacia alla citata risoluzione n. 30/E del 2006 occorre considerare che la stessa si riferisce ad un’ipotesi di concessione in uso con licenza non esclusiva perché comunque il titolare concedente del marchio continuava ad utilizzarlo per la propria attività professionale, ipotesi diversa dal caso in esame dove invece la persona fisica licenziante non spenderebbe economicamente il marchio nell’ambito di un’attività imprenditoriale dopo averlo concesso in licenza alla società di capitali.

Sulla base di queste considerazioni, risulta maggiormente attendibile l’interpretazione favorevole alla detassazione di questi compensi, conformemente alla relazione governativa al TUIR sopra citata.

Inquadramento sistematico delle royalty nel DPR 917/1986

L’interpretazione favorevole alla neutralità fiscale dei proventi derivanti dall’utilizzo “indiretto” del marchio da parte di persona fisica si fonderebbe anche su un dato normativo secondo un’interpretazione “sistematica” di coordinamento ermeneutico delle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Dal punto di vista civilistico, la nozione di royalty identifica il corrispettivo pattuito nel quadro di un contratto con effetti obbligatori, ed avente ad oggetto un bene immateriale, nel caso in esame, un marchio d’impresa o collettivo.

Il diritto tributario invece, bypassando l’aspetto contrattuale, all’articolo 53 TUIR,  sintetizza l’intera fattispecie attraverso la locuzione “utilizzazione economica” la quale assorbirebbe, insieme all’ipotesi di concessione in licenza, anche la cessione a titolo oneroso) e non configura una definizione unitaria di royalty.

Infatti, con l’entrata in vigore del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917) dal 1°gennaio 1988, è scomparsa la normativa che regolava espressamente la fattispecie in esame. (D. P. R. 29 settembre 1973, n°597) in base alla quale i proventi da concessione in licenza conseguiti da un soggetto privato erano inquadrati e tassati come redditi di lavoro autonomo.

L’attuale TUIR, infatti, ha previsto in relazione ai proventi in questione, costituiti dai redditi derivanti dallo sfruttamento di beni intangibili, un trattamento fiscale differenziato, a seconda di alcune variabili, in primis al soggetto, residente, che li percepisce, estromettendo l’ipotesi del soggetto privato.

In sintesi le royalty:

a) costituiscono redditi d’impresa quindi rientranti nella disciplina dell’articolo 55 del TUIR se conseguiti da soggetti che agiscono nell’esercizio professionale di una attività commerciale e, in ogni caso, se conseguiti da società ed enti commerciali;

b) diversamente, costituiscono redditi “diversi”, ovvero redditi di lavoro autonomo quindi rientranti nella disciplina dell’articolo 53 TUIR se l’utilizzazione economica del bene è effettuata direttamente dall’autore o dall’inventore, non nell’esercizio di imprese commerciali (utilizzo diretto);

Nel caso di specie invece, trattasi di utilizzo indiretto da parte della persona fisica, astratto da attività d’impresa quindi non rientrante né nell’ipotesi sub a), né in quella sub b).

Infatti la persona fisica non utilizza il marchio per un’attività di commercializzazione di prodotti ai quali viene apposto, introitando così direttamente i guadagni a livello imprenditoriale ma ne attribuisce la spendibilità economica alla società di capitali mantenendone solo la titolarità formale.

Ciò a supporto della detassazione fiscale di tali proventi secondo la nostra ricostruzione interpretativa

Si auspica in ogni caso, un intervento chiarificatore a livello legislativo o dell’Amministrazione Finanziaria che definisca la questione della tassazione delle royalties da persona fisica non imprenditore in modo puntuale ed esplicito.

Conclusione

La persona fisica che concede in licenza un marchio ad una società di capitali incasserà delle royalty che, in base alla interpretazione della relazione ministeriale all’articolo 53 non sarebbero tassabili e che invece sulla base della risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 ADE rileverebbero come redditi diversi derivanti da un obbligo di permettere.

Seguendo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, peraltro non normativamente vincolante per i contribuenti, le royalty così incassate sarebbero dichiarabili nel quadro RL di Unico persone fisiche, sezione II-A

Secondo la nostra soluzione interpretativa in linea con la relazione governativa TUIR, tali redditi sarebbero detassati perché non costituenti né redditi d’impresa (articolo 55 TUIR) né redditi diversi (articolo 67) né redditi autonomi (articolo 53) in quanto generati dall’utilizzo indiretto del marchio da persona fisica privata.

Per pianificare la registrazione e la futura concessione in licenza di un marchio, sia esso di impresa o collettivo e godere del regime di detassazione fiscale, 

contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!

Licensing e marchio collettivo: un connubio indissolubile

Il marchio collettivo è un brand che nasce per essere utilizzato simultaneamente da più imprenditori.

Come previsto dal combinato disposto degli articoli 2570 codice civile e 11 CPI (codice della Proprietà Industriale) infatti, il titolare di questo tipo di marchio è un soggetto che non necessariamente svolge attività imprenditoriale lucrativa e che, generalmente coincide con un consorzio o un’associazione.

Il suo compito è quello di concedere in uso il marchio al concessionario-utilizzatore che si impegni a rispettare gli obblighi circa provenienza, natura o qualità dei prodotti, come precisati nel regolamento d’uso (che deve essere allegato alla domanda di registrazione).

Il concedente dunque, conservando la proprietà del marchio collettivo, gode di un’ampia funzione di controllo per assicurare che sia garantito il mantenimento di determinati livelli di qualità, origine, natura dei prodotti ai quali lo stesso è apposto: ciò giustifica l’esercizio di poteri sanzionatori nell’ipotesi in cui gli utilizzatori non si conformino alle prescrizioni del regolamento; il che rafforza ulteriormente la valenza garantistica di questo marchio rispetto a quello aziendale classico, nella misura in cui consente di generare guadagni sicuri per prodotti sicuri.

E’ dunque evidente la particolarità che contraddistingue il marchio collettivo rispetto ai marchi d’impresa: il “licensing” cioè l’accordo di concessione in licenza è ad esso strutturale e forma un connubio indissolubile con il “funzionamento” del brand.

Più esattamente con il termine “licensing in” si intende “l’acquisizione dall’esterno di tecnologie” brevettate o non brevettate, cioè del know-how, compreso anche un marchio collettivo, da parte di un’impresa, per integrare le proprie conoscenze e negoziare strumenti di business idonei a raggiungere alti livelli di competitività.

Vantaggi del marchio collettivo per licenziante ed utilizzatore

Nel marchio collettivo, la scissione tra titolarità e utilizzo è permanente.

A) Essere titolare di un marchio collettivo significa automaticamente ottenere una fonte addizionale di reddito rappresentata dalle royalty corrisposte dal partner licenziatario e quindi anche tutti i vantaggi relativi a:

1) monetizzazione efficace del proprio diritto di proprietà intellettuale;

2) acquisizione di quote sempre maggiori di mercato attraverso l’espansione geografica e settoriale del brand;

3) bonus fiscali in relazione alla detassazione delle royalties;

B) Dall’altro lato, l’utilizzatore licenziatario godrà dei seguenti benefits:

1) sfruttamento economico di un marchio pronto a generare liquidità, usufruendo prontamente di conoscenze già sviluppate e consolidate per la produzione di beni e l’utilizzazione di processi, evitando di sobbarcarsi costi per la creazione di un brand ex novo;

2) implementazione dell’immagine imprenditoriale sul mercato grazie surplus di valore economico-qualitativo del prodotto marchiato, che di riflesso contribuirà alla promozione dell’attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul brand;

3) godere di un trampolino di lancio in caso di piccola e media impresa che singolarmente non riuscirebbe con le proprie risorse ad ottenere una visibilità ottimale sul mercato.

Infatti, il licenziatario di un brand innovativo quale il marchio collettivo, andrebbe a collocare la propria offerta nella fascia “alta” di mercato, quella che copre la domanda di prodotti con determinate caratteristiche di qualità, origine e natura, facendo un salto di qualità a livello imprenditoriale.

Chi intende registrare un marchio collettivo, acquisterà logicamente oltre ad una proprietà intellettuale, un “pacchetto” con tutti i benefits economici sopra elencati, ai quali si sommano successivamente, previo esercizio della relativa opzione, anche quelli operanti a livello fiscale grazie al “Patent box” di cui alla L. 190 /2014, implicante una tassazione agevolata delle royalty derivanti dal suo sfruttamento, sottraendo così all’imponibile una consistente quota di redditi ottenuti attraverso attività di licensing.

Simulazione di un caso pratico per avere successo sul mercato e risparmiare sul Fisco

Facciamo ora un esempio pratico che dimostra concretamente quali vantaggi è possibile ottenere attraverso la concessione in licenza o “licensing” di un marchio collettivo.

Un consorzio leader in un determinato settore, conclude con successo la concessione in licenza di un marchio collettivo e di know How ad una piccola azienda in fase di sviluppo ancora priva di un “concept market”.

Il consorzio titolare del marchio collettivo realizzerà flussi di denaro significativi incassando royalties. Creerà così un Business notevole rafforzando la posizione propria e dell’azienda utilizzatrice del brand sul mercato. Avrà così monetizzato la proprietà intellettuale “esportando le proprie idee” e, optando per il Patent Box otterrà una neutralizzazione fiscale di una fetta considerevole dei propri guadagni e innoverà al contempo la propria impresa.

L’azienda licenziataria, da parte sua, potrà emergere sul mercato ottenendo introiti più sicuri per la commercializzazione di prodotti qualitativamente garantiti sotto il profilo dell’origine, natura, qualità, realizzati attraverso peculiari e non comuni processi di lavorazione.

Se desiderate:

registrare il vostro marchio collettivo o marchio d’impresa;
ottenere i vantaggiosi bonus fiscali del Patent Box;
chiedere la redazione dei vostri contratti di licenza e per la predisposizione del regolamento d’uso;
ricevere una consulenza tributaria specializzata su altri intangible assets, 

contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!  

Realizzerete in tutta serenità e con successo la vostra progettualità d’impresa.

Il licensing: un modello di sviluppo flessibile e veloce sul mercato anche per le piccole e medie imprese

Il “licensing” che significa “accordo di licenza”, indica l’attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc. ) attraverso un contratto di licenza.

Con tale accordo dunque, il titolare di un “Intangible asset” (concedente), consente che l’altro contraente (licenziatario) svolga un’attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei diritti di esclusiva, concedendogli l’uso del proprio marchio per la produzione e la distribuzione di prodotti, in un preciso territorio, attraverso determinati canali distributivi, per un periodo di tempo prestabilito.

Il licenziatario a sua volta, si impegna a corrispondere al licenziante, un corrispettivo sotto forma di importi fissi garantiti (fat fee)e/o percentuali variabili (royalties) calcolate sul fatturato.

Trattasi di uno strumento che ha trovato un’ampissima diffusione a livello internazionale e che produce numerosi benefits, rivelandosi una preziosa opportunità di slancio e crescita anche per le piccole e medie imprese alle quali risulta scarsamente conosciuto.

Vantaggi derivanti dal licensing di un Brand

Analizziamo ora le ragioni per le quali è consigliabile optare per questo strumento commerciale, esaminando in particolare la concessione in licenza un marchio.

L’attività di licensing, se condotta in modo attento e professionale, sotto il duplice profilo giuridico ed economico, può produrre i seguenti vantaggi:

1) il licenziatario evita di sobbarcarsi i costi derivanti dall’accreditamento ex novo di un brand e quelli per lo sviluppo interno all’azienda del relativo know how, potendo sfruttare economicamente un marchio già pronto a generare liquidità, in cambio dell’erogazione di una percentuale sul fatturato (royalty);

2) sottoscrivendo una licenza, l’apposizione del marchio ai prodotti del concessionario utilizzatore attribuisce agli stessi forte valore aggiunto;

3) il titolare del marchio monetizza efficacemente il proprio diritto di proprietà intellettuale perché, oltre all’introito di una notevole fonte aggiuntiva di reddito, rappresentata dal corrispettivo pagato dal licenziatario, acquisisce quote sempre maggiori di mercato, espandendo il brand in aree geografiche o settori che, per ragioni produttive, finanziarie o di localizzazione, non potrebbe soddisfare così proficuamente;

4) ne deriva un beneficio indiretto che si rivela strategico per il debutto di piccole e medie imprese: un aumento della notorietà e dell’immagine del marchio, contribuendo alla promozione dell’attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul brand.

Bonus fiscali del Patent Box a sostegno del licensing

La necessità dell’impresa di adattarsi flessibilmente agli oscillamenti del mercato e di ottimizzare l’utilizzo delle proprie risorse in tempi di reazione utili, stimola ogni singola azienda a focalizzare l’attenzione sulla gestione del proprio patrimonio tecnologico, valorizzandolo come fattore strategico e investendo ingenti risorse per mantenerlo, implementarlo e rinnovarlo.

E’ questa la ragione fondamentale per la quale diventa necessario inculcare e sviluppare una cultura della ricerca, sia a livello aziendale che nazionale, premiare e proteggere la ricerca e l’innovazione in primis nell’ambito della proprietà intellettuale, come presupposto necessario dell’affermazione sul mercato dei trasferimenti tecnologici nelle più importanti ed interessanti aree economiche del mondo.

Per soddisfare queste esigenze ed implementarne i vantaggi, la Legge di Stabilità 2015 ha ideato uno strumento ah hoc, il Patent Box, un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da design e marchi d’impresa estensibile a certe condizioni anche ai soggetti non residenti.

In sintesi le finalità che rappresentano il leitmotiv di tale opzione fiscale sono:

a) incentivare l’attività research & innovation da parte delle imprese italiane anche sul mercato internazionale riducendone il carico fiscale;

b) abbattere l’elusione fiscale generata dalla pratica di delocalizzazione dei brevetti e marchi in paesi con minore carico fiscale;

c) estensione dell’agevolazione anche ai marchi tutelati in qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali.

I soggetti titolari di reddito d’impresa intenzionati ad investire in ricerca e innovazione ed affermarsi nel licensing godranno a decorrere dal 2017 di una detassazione del 50% delle royalties dal reddito generato dalla concessione in licenza dei beni immateriali quali i marchi (espressamente compreso il marchio collettivo) brevetti, know how, prodotti da attività di ricerca e sviluppo (comma 42-ter all’articolo 1 della legge 190/2014).

Per sapere subito quanto potreste risparmiare fiscalmente con tale opzione fiscale agevolativa, leggete la divulgazione dedicata a come si calcola il Patent Box!

Attenzione: non tutti sanno che il licensing può consentirvi di moltiplicare in modo esponenziale i vostri guadagni ed essere gli ideatori di un Business di altissima qualità e successo se decidete di registrare un marchio collettivo!  Per scoprire come, leggete subito la divulgazione dedicata al marchio collettivo con opzione Patent Box che vi consentirà di innovare la vostra impresa con potentissimi sgravi fiscali!

Tali bonus fiscali sono secondo la normativa cumulabili con i crediti di imposta in ricerca e innovazione segnando un ulteriore punto a vantaggio del tax saving.

N. B. Considerando che la firma di un accordo di licenza è frutto di una trattativa complessa, che richiede un’imprescindibile competenza sia legale che dei meccanismi relativi al funzionamento del mercato e che l’opzione fiscale del Patent Box se correttamente esercitata, consente di godere di straordinari vantaggi, risulta altamente consigliabile rivolgersi ad esperti del settore per emergere in tale settore così potenzialmente redditizio e soddisfacente.

Se desiderate registrare un marchio collettivo o d’impresa, ottenere assistenza nella redazione di contratti di licenza, attuare con successo la vostra progettualità d’impresa ed al contempo risparmiare serenamente, pro norma dal punto di vista fiscale attivando gli imperdibili bonus Patent Box, 

contattaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!