In questo articolo esploreremo in dettaglio cos’è la licenza d’uso del marchio, come funziona, quando conviene utilizzarla, gli aspetti fiscali e alcuni esempi pratici.

Cos’è

La licenza d’uso del marchio è un contratto con cui il titolare di un marchio (licenziante) concede a un soggetto terzo (licenziatario) il diritto di utilizzare il marchio per un determinato periodo e con determinate condizioni. Questo consente al licenziatario di sfruttare la notorietà e la reputazione del marchio per commercializzare prodotti o servizi, senza dover creare un nuovo brand da zero.

Esistono due principali tipologie di licenza:

1. Licenza esclusiva: Il marchio può essere utilizzato solo dal licenziatario, con l’esclusione di altri soggetti, incluso il licenziante.
2. Licenza non esclusiva: Il titolare del marchio può concedere la licenza a più soggetti contemporaneamente.

In entrambi i casi, il contratto deve specificare aspetti fondamentali come: durata, ambito territoriale, modalità di utilizzo, limiti di sfruttamento e, naturalmente, il corrispettivo economico.

Differenza tra licenza e cessione del marchio

È importante distinguere tra licenza d’uso e cessione del marchio. Con la cessione, il titolare trasferisce in via definitiva la proprietà del marchio a un altro soggetto, mentre con la licenza il titolare mantiene la proprietà, limitandosi a concederne l’uso temporaneo.

Come funziona

Il funzionamento della licenza d’uso del marchio è regolato da un contratto tra le parti, che definisce i termini e le condizioni dell’accordo. Questo contratto deve essere redatto con attenzione per evitare problemi legali o fiscali e per garantire che entrambe le parti traggano vantaggio dall’accordo.

Elementi essenziali del contratto di licenza

Un contratto di licenza d’uso del marchio deve contenere:

• Identificazione delle parti: Chi concede la licenza (licenziante) e chi la riceve (licenziatario).
• Oggetto della licenza: Descrizione del marchio con il relativo numero di registrazione.
• Ambito territoriale: Indica dove il marchio può essere utilizzato (nazionale, europeo, internazionale).
• Durata della licenza: Può essere a tempo determinato o indeterminato, con possibilità di rinnovo.
• Corrispettivo: Il compenso per l’uso del marchio, che può essere fisso o basato su una percentuale delle vendite (royalty).
• Obblighi del licenziatario: Condizioni di utilizzo, qualità dei prodotti/servizi associati al marchio, limitazioni pubblicitarie.
• Clausole di risoluzione: Condizioni per cui la licenza può essere revocata, ad esempio per inadempienza contrattuale.

Modalità di pagamento delle royalties

Le royalties possono essere calcolate in diversi modi:

• Percentuale sulle vendite: Il licenziatario versa una percentuale sui ricavi generati grazie all’uso del marchio.
• Importo fisso periodico: Un pagamento stabilito indipendentemente dai profitti ottenuti.
• Pagamento iniziale + royalties: Un importo iniziale per l’uso del marchio e una quota variabile in base alle vendite.

Il corretto calcolo delle royalties è fondamentale sia per garantire un giusto guadagno al licenziante sia per rispettare la normativa fiscale.

Quando conviene utilizzare la licenza

L’uso della licenza del marchio può essere una strategia vincente in diverse situazioni. Questo strumento permette di monetizzare un asset immateriale e di espandere la presenza sul mercato senza dover investire direttamente in nuove strutture o operazioni commerciali.

Principali contesti di utilizzo

• Espansione del business senza investimenti diretti

Se un’azienda possiede un marchio forte ma non ha le risorse per espandersi in nuovi mercati, può concedere la licenza a un’altra impresa che si occuperà della distribuzione e vendita, versando royalties al titolare del marchio.

• Franchising

Molti modelli di franchising si basano sulla licenza d’uso del marchio. Il franchisor concede il diritto di utilizzare il proprio brand a un franchisee, che in cambio paga un canone fisso o variabile.

• Valorizzazione di un marchio inutilizzato

Se un’impresa possiede un marchio registrato ma non lo utilizza direttamente, può concederlo in licenza per trarne un guadagno passivo. Questo è particolarmente utile per aziende che hanno sviluppato brand storici o di nicchia.

• Joint venture e collaborazioni commerciali

Due o più aziende possono stipulare accordi di licenza reciproca per sfruttare sinergie di mercato. Ad esempio, un’azienda italiana può concedere in licenza il proprio marchio a un’azienda straniera per entrare in un nuovo mercato senza investire direttamente.

• Tutela legale e protezione del marchio

La concessione in licenza aiuta a dimostrare l’uso effettivo del marchio, evitando il rischio di decadenza per mancato utilizzo, previsto dall’ordinamento giuridico in molti paesi.

In tutti questi casi, la licenza del marchio rappresenta una strategia efficace per aumentare i ricavi, espandere la presenza sul mercato e valorizzare il brand.

Vantaggi fiscali

Oltre ai benefici commerciali, la licenza d’uso del marchio può offrire vantaggi fiscali significativi, sia per il licenziante che per il licenziatario. La corretta gestione fiscale del contratto è essenziale per ottimizzare la tassazione sui redditi derivanti dall’uso del marchio e ridurre il carico fiscale complessivo.

Vantaggi fiscali per il licenziante

1. Reddito da royalty tassato come reddito d’impresa o reddito personale

   • Se il marchio è di proprietà di una società, i proventi derivanti dalla licenza rientrano nei redditi d’impresa e sono soggetti all’IRES (24%) e all’IRAP (3,9%).
   • Se il marchio è posseduto da una persona fisica e non rientra nell’attività d’impresa, le royalties sono tassate come redditi diversi, con una deduzione del 25% o del 40% a seconda dell’attività svolta dal licenziante.

2. Possibilità di ottimizzazione fiscale tramite una holding
   Molte aziende utilizzano una holding che detiene il marchio e lo concede in licenza alle società operative. Questo modello consente di centralizzare i proventi derivanti dalle royalties e di gestire in modo più efficiente la fiscalità.

3. Pianificazione fiscale internazionale
   Se il licenziante è situato in un paese con una fiscalità agevolata, può beneficiare di un’aliquota più bassa sui redditi da royalties. Tuttavia, bisogna rispettare le normative anti-elusione previste dagli accordi internazionali (es. norme CFC).

Vantaggi fiscali per il licenziatario

1. Deducibilità dei costi delle royalties
   Il licenziatario può dedurre il costo delle royalties come spesa aziendale, riducendo la base imponibile e quindi il carico fiscale.

2. Migliore gestione della fiscalità d’impresa
   Se il marchio è strategico per l’attività, l’uso della licenza permette di bilanciare costi e ricavi in modo più efficiente, ottimizzando la gestione fiscale dell’azienda.

Aspetti fiscali

La licenza d’uso del marchio ha implicazioni fiscali rilevanti sia in ambito nazionale che internazionale. È essenziale gestire correttamente la tassazione delle royalties, la deducibilità dei costi e l’eventuale applicazione dell’IVA per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Regime fiscale delle royalties in Italia

In Italia, i redditi derivanti dalla concessione in licenza di un marchio sono soggetti a tassazione in base alla natura del soggetto che li percepisce:

• Persone fisiche non imprenditori: Le royalties sono tassate come redditi diversi (art. 67 del TUIR) con una riduzione forfettaria del 25% o del 40% se derivano da opere dell’ingegno.
• Imprese individuali e società: Le royalties rientrano nei redditi d’impresa e sono soggette all’IRES (24%) e all’IRAP (3,9%).
• Titolari di partita IVA in regime forfettario: Le royalties concorrono alla determinazione del reddito imponibile, ma senza la possibilità di dedurre costi.

IVA sulla licenza d’uso del marchio

La concessione in licenza di un marchio è considerata una prestazione di servizi ai fini IVA. L’aliquota applicabile è generalmente il 22%, salvo specifiche esenzioni o regimi agevolati. Se il licenziante opera in ambito internazionale, la tassazione IVA può variare in base al paese del licenziatario e agli accordi sulle doppie imposizioni.

Accordi internazionali e ritenuta d’acconto

Quando la licenza d’uso del marchio coinvolge soggetti esteri, si applicano le convenzioni contro le doppie imposizioni. In molti casi, le royalties possono essere soggette a una ritenuta alla fonte nel paese del licenziatario, ridotta o eliminata grazie ai trattati fiscali bilaterali.

Una corretta pianificazione fiscale è quindi fondamentale per evitare doppie imposizioni e ottimizzare la tassazione.

Normativa

La licenza d’uso del marchio è regolata da diverse normative nazionali e internazionali, che disciplinano i diritti dei titolari, le modalità di registrazione e le tutele legali. In Italia, le principali fonti normative sono il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e il Codice Civile. A livello internazionale, trovano applicazione accordi come l’Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) e il Regolamento (UE) 2017/1001 sui marchi dell’Unione Europea.

Normativa italiana

• Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005):

  • L’art. 23 stabilisce che il marchio può essere concesso in licenza per tutti o parte dei prodotti/servizi per cui è registrato.
  • L’art. 24 impone che il titolare vigili sull’uso del marchio per garantire che la qualità dei prodotti/servizi non venga compromessa.
  • L’art. 26 prevede che la licenza di marchio possa essere annotata nel registro dei marchi presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), seppur non obbligatoria.

• Codice Civile:

  • L’art. 2569 prevede che la licenza d’uso di un marchio possa essere esclusiva o non esclusiva, a seconda degli accordi tra le parti.

Normativa europea e internazionale

• Regolamento (UE) 2017/1001: Regola la concessione di licenze sui marchi registrati a livello europeo (EUIPO).
• Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale: Stabilisce i principi di tutela internazionale dei marchi.
• Accordo TRIPS (WTO): Definisce gli standard minimi di protezione dei marchi a livello globale.

Registrazione della licenza di marchio

Anche se non obbligatoria, la registrazione della licenza presso l’UIBM o l’EUIPO offre una maggiore tutela legale, opponibilità ai terzi e una protezione più efficace in caso di controversie.

Esempi pratici

Per comprendere meglio come funziona la licenza d’uso del marchio nella pratica, analizziamo alcuni esempi concreti in diversi settori.

1. Licenza del marchio in franchising

Un caso tipico è quello del franchising. Ad esempio, McDonald’s concede in licenza il proprio marchio ai franchisee, che gestiscono i ristoranti seguendo gli standard del brand. In cambio, pagano una royalty basata sul fatturato. Questo permette a McDonald’s di espandersi rapidamente senza investire direttamente nell’apertura di nuovi punti vendita.

2. Licenza tra società dello stesso gruppo

Un’azienda madre può detenere il marchio e concederlo in licenza a società controllate. Ad esempio, Ferrari potrebbe registrare il marchio a nome della holding e concederlo in uso alla società operativa che produce e vende le auto. Questo modello consente una gestione fiscale più efficiente e la protezione del brand.

3. Monetizzazione di marchi inutilizzati

Un’azienda che possiede un marchio noto, ma che non lo utilizza più per la produzione diretta, può concederlo in licenza. Ad esempio, un ex produttore di abbigliamento sportivo potrebbe concedere in licenza il suo marchio a un’altra impresa che produce e vende nuovi capi d’abbigliamento sfruttando la notorietà del brand.

4. Licenza per espandersi in nuovi mercati

Un marchio italiano di lusso può concedere la licenza a un’azienda locale in Asia per produrre e distribuire prodotti sotto il proprio nome. Questo consente di entrare nel mercato con un partner locale senza affrontare direttamente le complessità della produzione e distribuzione internazionale.

Questi esempi dimostrano come la licenza d’uso del marchio possa essere un potente strumento per monetizzare, espandersi e proteggere un brand.

Considerazioni finali

La licenza d’uso del marchio rappresenta una strategia vantaggiosa sia per le aziende che desiderano monetizzare un asset immateriale sia per quelle che vogliono espandersi senza investire direttamente in nuove attività. Grazie alla licenza, il titolare del marchio può generare redditi passivi attraverso le royalties, mentre il licenziatario beneficia della notorietà di un brand già affermato, riducendo i costi e i rischi legati alla costruzione di un nuovo marchio da zero.

Dal punto di vista fiscale, la corretta strutturazione della licenza consente di ottimizzare la tassazione, con la possibilità di dedurre i costi delle royalties per il licenziatario e di pianificare al meglio la gestione del reddito per il licenziante. Tuttavia, è fondamentale redigere un contratto ben strutturato, rispettare la normativa vigente e, se necessario, registrare la licenza presso gli uffici competenti per garantirne la massima tutela legale.

In definitiva, l’utilizzo della licenza di marchio è una soluzione efficace per valorizzare il proprio brand, aumentare la redditività e creare nuove opportunità di business, sia a livello nazionale che internazionale.

Il caso

Una società di capitali è cessionaria (acquista la proprietà) o licenziante (acquista la licenza d’uso) di un marchio da persona fisica non agente nell’esercizio dell’impresa. Ci si chiede dove tali corrispettivi erogati (prezzo di cessione o royalties) dalla società vadano inseriti in bilancio e se e come siano deducibili.

Qualificazione civilistico-contabile dei marchi

Civilisticamente i marchi rientrano tra le immobilizzazioni immateriali ex articolo 2424 del codice civile e costituiscono beni strumentali intangibili di utilità durevole.

Da un punto di vista contabile, in bilancio, i costi che vengono sostenuti dalle imprese per le royalties si classificano nel conto economico tra i costi per il godimento di beni di terzi.

I costi relativi al prezzo di cessione pagato o alle royalties corrisposte sono deducibili?

In linea di principio, per l’utilizzatore della proprietà intellettuale, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta, i costi sono considerati deducibili (principio di competenza). Più precisamente, la decurtazione del costo sarà subordinata alla verifica di inerenza e competenza della proprietà intellettuale con l’attività commerciale svolta.

Dunque, in ogni caso, la società cessionaria o utilizzatrice del marchio è legittimata a dedurre gli importi corrisposti al dante causa del brand, a prescindere dalla fiscalità che si verifica in capo a quest’ultimo (nel caso di specie persona fisica non titolare di reddito d’impresa né di reddito di lavoro autonomo, né, eccetto il caso di marchio collettivo, di reddito diverso, per la quale i compensi incassati saranno fiscalmente non imponibili)

Deducibilità ai fini IVA delle royalties: arriva la conferma della Cassazione

Con sentenza n°15997 del 29/07/2015, la Cassazione civile ha sancito la deducibilità ai fini IVA delle royalties pagate a titolo di licenza d’uso di marchio.

L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla Crown Italcaps S. R. L. , ai fini IRPEG, la deduzione nell’anno 2002 di royalties perché ritenute non inerenti ed aveva emesso, nei confronti della stessa, avviso di recupero dell’IVA relativa alle fatture delle royalties, emesse nell’anno 2003, perché ritenuta indebitamente detratta.

Il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria di prima istanza e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, confermata dalla Commissione Tributaria del Lazio-sezione staccata di Latina con la sentenza indicata in epigrafe.  Il Giudice di appello, nel condividere la decisione dei primi Giudici con riguardo alla deduzione delle royalties, in merito all’I. V. A. Riteneva che la Società avesse invocato correttamente il meccanismo di imposta per cui i committenti si rendono nello stesso tempo debitori e creditori di imposta, sicché la pretesa erariale era infondata e non condivisibile.

Con la sentenza citata la Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Criteri di ammortamento fiscale dei marchi (e brevetti)

A seguito delle modifiche apportate dal D. L. N. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 (“Manovra-bis”), sono cambiati, con effetto già dall’esercizio 2006, i criteri di ammortamento fiscale dei marchi, nonché dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.

Sotto l’aspetto fiscale la deducibilità di quote di ammortamento relative ai marchi è prevista all’articolo 103 del TUIR che nella formulazione modificata dal citato decreto, ha stabilito che la quota massima deducibile nell’esercizio degli ammortamenti dei marchi sia ridotta a 1/18 del costo, rispetto alla precedente misura di 1/10 del costo stesso.

Piena deducibilità del costo delle Royalties

Nel momento in cui, l’azienda non fosse titolare del diritto di proprietà del marchio, ma licenziataria in forza di un contratto di concessione in licenza, le royalties sostenute per poter usufruire dei “diritti di concessione” legati al marchio stesso, saranno deducibili in misura corrispondente alla durata del contratto. Per tale motivo, ove possibile, i contratti sono annuali, rinnovabili, ottenendo la piena deducibilità del costo sostenuto, nell’anno di competenza.

L’ammortamento civilistico invece sarà sistematico in ogni esercizio, in relazione con la residua possibilità di utilizzazione del bene, entro un periodo di 5 anni .

Il nuovo limite di 1/18 del costo ai fini fiscali ha trovato applicazione a partire dal periodo in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2006.

Tali modifiche sono determinanti in sede di predisposizione del bilancio al fine dello stanziamento della fiscalità corrente e differita.

Dunque, il periodo minimo di ammortamento fiscale dei marchi diventato pari a 18 anni (corrispondente ad un’aliquota massima di ammortamento del 5,56%).

La deduzione si applica tramite delle quote di ammortamento annuali e il costo sarà al termine interamente deducibile.

Simulazione del caso

Supponiamo che la società dell’esempio pratico in esame, a fronte della concessione di licenza di un marchio sostenga dei costi per un importo totale di € 3. 600 (royalties corrisposte). A fronte dei cospicui redditi potenzialmente generabili dall’utilizzo economico del brand, la società affronterà un costo annuale di € 200 interamente deducibile dalla base imponibile e davvero esiguo rispetto al business che potrà produrre grazie al valore economico di un marchio d’impresa e ancor più di un marchio collettivo.

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