Quali sono attualmente i documenti indispensabili per la registrazione del marchio collettivo?

La titolarità del marchio collettivo, che ha la particolare funzione di garantire, quale brand strategico e di elevatissimo valore, la qualità, l’origine e le caratteristiche dei prodotti che hanno il privilegio di indossarlo, non è più legata, come in passato, alla struttura giuridica del soggetto titolare (che doveva tassativamente essere un’associazione legalmente riconosciuta e costituita).

Elemento essenziale è nel contesto attuale la funzione effettiva svolta dall’ente titolare (impresa, associazione riconosciuta o anche di fatto, privato o pubblico) che deve essere di protezione e garanzia di determinati prodotti o servizi.

Il successo del marchio collettivo sarà, in definitiva, tanto più grande quanto più conosciuto ed apprezzato sarà l’organismo titolare che con esso si identifica, il quale dovrà saper garantire la qualità (intesa in senso lato) del bene o del servizio da esso contraddistinti, conquistando la fiducia del consumatore.

Nel marchio collettivo si assiste ad una scissione tra titolarità (concedente) ed utilizzo (concessionario) del brand ma il primo ha l’obbligo di controllare che i prodotti su cui sarà apposto il marchio, abbiano i giusti e corretti requisiti.

Tali requisiti sono indicati in un Regolamento che deve essere allegato in fase di domanda di registrazione e nell’ipotesi in cui il brand venga concesso in uso non semplicemente a commercianti ma anche a produttori, sarà indispensabile allegare in fase di deposito anche il disciplinare di produzione al quale il primo rinvierà.

Nella nuova impostazione è dunque il regolamento d’uso – e non più lo statuto dell’ente o la legge speciale istitutiva – il documento sul quale si basa la domanda di registrazione che prevede le condizioni necessarie per l’ottenimento della licenza d’uso del marchio collettivo. Devono essere depositate anche le eventuali variazioni apportate successivamente al regolamento.

Quali elementi deve indicare assolutamente il regolamento d’uso?

Il contenuto essenziale di tale regolamento è costituito da:

a) garanzia sostanziale del concedente;

b) clausole relative alle modalità d’uso e concessione, poteri di controlli e sanzioni da parte del concedente;

c) necessaria apertura all’utilizzo da parte di qualsiasi impresa interessata, che si impegni a rispettare il disciplinare (rispetto del principio di parità concorrenziale): in caso di discriminazione  si configurerebbe un un abuso di posizione dominante.

Occorre dunque procedere ad un’oculata ed efficace redazione del regolamento d’uso sia per garantire una spendibilità efficace del brand che per la sua tutela anche rispetto agli utilizzatori, assicurandone una gestione continuativa, redditizia e strategica.

N. B.  Gli uffici come l’UIBM o l’EUIPO verificano l’obiettiva funzione di garanzia del soggetto cedente nonché valutano la congruità e completezza del regolamento allegato.

Cosa accade se il titolare – licenziante del marchio collettivo omette i necessari controlli sul suo utilizzo?

Il mancato controllo con irrogazione di sanzioni da parte del soggetto titolare rispetto al marchio utilizzato non conformemente al regolamento d’uso (cd. Marchio decettivo) può comportare la decadenza del titolare dal marchio, e di conseguenza l’impossibilità per gli aderenti o concessionari di utilizzarlo, ai sensi dell’articolo 14 del CPI.

NB Occorre evidenziare che la concedibilità del marchio collettivo a un terzo non è automatica, ma è subordinata alla verifica dei requisiti oggettivi dell’azienda (di solito da parte di un comitato) che deve soddisfare le norme del regolamento d’uso.

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Perché registrare il marchio collettivo?

Analogamente agli altri tipi di marchio, ma in primis per il marchio collettivo, assume rilevanza fondamentale ai fini della sua tutela sul mercato, di un proficuo sfruttamento economico e per godere dei relativi benefits fiscali, la sua registrazione presso l’UIBM (ufficio italiano brevetti e marchi), in mancanza della quale si rischierebbe di compromettere totalmente gli investimenti fatti per promuovere il brand.

Un marchio registrato infatti, attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l’uso non autorizzato, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile.

Dunque un’impresa concorrente, adottando un marchio simile ad uno non registrato, potrebbe utilizzarlo in modo da confondere i consumatori, incanalando così la domanda del mercato verso i propri prodotti/servizi e deviando la clientela dai beni contraddistinti dal marchio collettivo del produttore originario; con l’ovvia conseguenza che quest’ultimo vedrebbe diminuire progressivamente i propri profitti, esponendosi ad un enorme danno in termini di reputazione e di immagine, soprattutto nell’ipotesi in cui il prodotto del concorrente sia di qualità inferiore rispetto al proprio.

Questi effetti dannosi si produrrebbero con un effetto a cascata rispetto al marchio collettivo che ha come funzione preminente quella di garantire non solo la provenienza di un determinato prodotto ma anche “cosa c’è dentro quel determinato marchio” (origine, qualità, natura del prodotto).

Inoltre, la mancata registrazione non consentirebbe al titolare-concedente del marchio collettivo di controllare efficacemente che l’utilizzatore-concessionario si conformi al regolamento d’uso nell’utilizzo del marchio licenziato, esponendosi così al rischio di decadenza del marchio.

Secondo l’orientamento dominante inoltre, non sarebbe configurabile un marchio collettivo di fatto, in quanto non vi sarebbe certezza del regolamento d’uso.

Cosa può essere registrato come marchio collettivo?

Potranno essere oggetto di registrazione come marchio collettivo parole, segni grafici, disegni, simboli, immagini, lettere cifre, e loro combinazioni, forme, e anche segni percepiti attraverso i sensi (sonori, olfattivi, gustativi e tattili) e loro combinazioni.

Diritti derivanti dalla registrazione del marchio collettivo

La registrazione del marchio attribuisce, al rispettivo titolare, i seguenti vantaggi:

• Diritti di esclusiva e di pretendere l’osservanza del regolamento d’uso;

• Diritto di impedire a terzi non autorizzati di utilizzare un marchio identico o simile;

• Diritti di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio Internet identico al proprio marchio;

• Diritto di impedire a terzi l’uso del proprio marchio come parola chiave nei motori di ricerca Internet;

• Diritto di bloccare la merce contraffatta presso le dogane;

• Utilizzo legale del simbolo ®;

• Aumento del valore economico del marchio;

• Possibilità di ottenere i bonus fiscali del “Patent Box” per l’utilizzo diretto e indiretto (come precisato dall’Agenzia delle Entrate, deve trattarsi di marchi registrati, in corso di registrazione o per i quali pende procedimento di opposizione);

• Garanzia di tutela negli accordi di licenza, franchising, contratti di produzione/distribuzione.

Rischi derivanti dall’uso di un marchio collettivo non registrato

L’utilizzo sul mercato di un marchio non preventivamente registrato (marchio di fatto) può implicare

Incertezza e non opponibilità del regolamento d’uso;

Il divieto di utilizzare il marchio nel mercato e decadenza del marchio;

L’impossibilità di impedire a terzi di utilizzare un marchio identico/simile al proprio.

Riportiamo qui di seguito a titolo esemplificativo una tabella sintetica che illustra i costi relativi ai marchi d’impresa e collettivi in fase di registrazione.

TABELLA DEI COSTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

Euro

Registrazione di Marchi d’impresa e collettivi

101,00

domanda di primo deposito (tassa di registrazione comprensiva di una classe)

34,00

per ogni classe in più

67,00

domanda di rinnovazione (comprensiva di unaclasse)

34,00

per ogni classe in più

337,00

domanda di primo deposito di Marchio Collettivo (per una o più classi)

202,00

domanda di rinnovazione di Marchio Collettivo (per una o più classi)

135,00

domanda di registrazione di Marchio Internazionale o di rinnovazione

34,00

lettera d’incarico

34,00

per il ritardo della rinnovazione (entro il semestre)

81,00

per la trascrizione di atto di trasferimento

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