In questo articolo esploreremo in dettaglio cos’è la licenza d’uso del marchio, come funziona, quando conviene utilizzarla, gli aspetti fiscali e alcuni esempi pratici.

Cos’è

La licenza d’uso del marchio è un contratto con cui il titolare di un marchio (licenziante) concede a un soggetto terzo (licenziatario) il diritto di utilizzare il marchio per un determinato periodo e con determinate condizioni. Questo consente al licenziatario di sfruttare la notorietà e la reputazione del marchio per commercializzare prodotti o servizi, senza dover creare un nuovo brand da zero.

Esistono due principali tipologie di licenza:

1. Licenza esclusiva: Il marchio può essere utilizzato solo dal licenziatario, con l’esclusione di altri soggetti, incluso il licenziante.
2. Licenza non esclusiva: Il titolare del marchio può concedere la licenza a più soggetti contemporaneamente.

In entrambi i casi, il contratto deve specificare aspetti fondamentali come: durata, ambito territoriale, modalità di utilizzo, limiti di sfruttamento e, naturalmente, il corrispettivo economico.

Differenza tra licenza e cessione del marchio

È importante distinguere tra licenza d’uso e cessione del marchio. Con la cessione, il titolare trasferisce in via definitiva la proprietà del marchio a un altro soggetto, mentre con la licenza il titolare mantiene la proprietà, limitandosi a concederne l’uso temporaneo.

Come funziona

Il funzionamento della licenza d’uso del marchio è regolato da un contratto tra le parti, che definisce i termini e le condizioni dell’accordo. Questo contratto deve essere redatto con attenzione per evitare problemi legali o fiscali e per garantire che entrambe le parti traggano vantaggio dall’accordo.

Elementi essenziali del contratto di licenza

Un contratto di licenza d’uso del marchio deve contenere:

• Identificazione delle parti: Chi concede la licenza (licenziante) e chi la riceve (licenziatario).
• Oggetto della licenza: Descrizione del marchio con il relativo numero di registrazione.
• Ambito territoriale: Indica dove il marchio può essere utilizzato (nazionale, europeo, internazionale).
• Durata della licenza: Può essere a tempo determinato o indeterminato, con possibilità di rinnovo.
• Corrispettivo: Il compenso per l’uso del marchio, che può essere fisso o basato su una percentuale delle vendite (royalty).
• Obblighi del licenziatario: Condizioni di utilizzo, qualità dei prodotti/servizi associati al marchio, limitazioni pubblicitarie.
• Clausole di risoluzione: Condizioni per cui la licenza può essere revocata, ad esempio per inadempienza contrattuale.

Modalità di pagamento delle royalties

Le royalties possono essere calcolate in diversi modi:

• Percentuale sulle vendite: Il licenziatario versa una percentuale sui ricavi generati grazie all’uso del marchio.
• Importo fisso periodico: Un pagamento stabilito indipendentemente dai profitti ottenuti.
• Pagamento iniziale + royalties: Un importo iniziale per l’uso del marchio e una quota variabile in base alle vendite.

Il corretto calcolo delle royalties è fondamentale sia per garantire un giusto guadagno al licenziante sia per rispettare la normativa fiscale.

Quando conviene utilizzare la licenza

L’uso della licenza del marchio può essere una strategia vincente in diverse situazioni. Questo strumento permette di monetizzare un asset immateriale e di espandere la presenza sul mercato senza dover investire direttamente in nuove strutture o operazioni commerciali.

Principali contesti di utilizzo

• Espansione del business senza investimenti diretti

Se un’azienda possiede un marchio forte ma non ha le risorse per espandersi in nuovi mercati, può concedere la licenza a un’altra impresa che si occuperà della distribuzione e vendita, versando royalties al titolare del marchio.

• Franchising

Molti modelli di franchising si basano sulla licenza d’uso del marchio. Il franchisor concede il diritto di utilizzare il proprio brand a un franchisee, che in cambio paga un canone fisso o variabile.

• Valorizzazione di un marchio inutilizzato

Se un’impresa possiede un marchio registrato ma non lo utilizza direttamente, può concederlo in licenza per trarne un guadagno passivo. Questo è particolarmente utile per aziende che hanno sviluppato brand storici o di nicchia.

• Joint venture e collaborazioni commerciali

Due o più aziende possono stipulare accordi di licenza reciproca per sfruttare sinergie di mercato. Ad esempio, un’azienda italiana può concedere in licenza il proprio marchio a un’azienda straniera per entrare in un nuovo mercato senza investire direttamente.

• Tutela legale e protezione del marchio

La concessione in licenza aiuta a dimostrare l’uso effettivo del marchio, evitando il rischio di decadenza per mancato utilizzo, previsto dall’ordinamento giuridico in molti paesi.

In tutti questi casi, la licenza del marchio rappresenta una strategia efficace per aumentare i ricavi, espandere la presenza sul mercato e valorizzare il brand.

Vantaggi fiscali

Oltre ai benefici commerciali, la licenza d’uso del marchio può offrire vantaggi fiscali significativi, sia per il licenziante che per il licenziatario. La corretta gestione fiscale del contratto è essenziale per ottimizzare la tassazione sui redditi derivanti dall’uso del marchio e ridurre il carico fiscale complessivo.

Vantaggi fiscali per il licenziante

1. Reddito da royalty tassato come reddito d’impresa o reddito personale

   • Se il marchio è di proprietà di una società, i proventi derivanti dalla licenza rientrano nei redditi d’impresa e sono soggetti all’IRES (24%) e all’IRAP (3,9%).
   • Se il marchio è posseduto da una persona fisica e non rientra nell’attività d’impresa, le royalties sono tassate come redditi diversi, con una deduzione del 25% o del 40% a seconda dell’attività svolta dal licenziante.

2. Possibilità di ottimizzazione fiscale tramite una holding
   Molte aziende utilizzano una holding che detiene il marchio e lo concede in licenza alle società operative. Questo modello consente di centralizzare i proventi derivanti dalle royalties e di gestire in modo più efficiente la fiscalità.

3. Pianificazione fiscale internazionale
   Se il licenziante è situato in un paese con una fiscalità agevolata, può beneficiare di un’aliquota più bassa sui redditi da royalties. Tuttavia, bisogna rispettare le normative anti-elusione previste dagli accordi internazionali (es. norme CFC).

Vantaggi fiscali per il licenziatario

1. Deducibilità dei costi delle royalties
   Il licenziatario può dedurre il costo delle royalties come spesa aziendale, riducendo la base imponibile e quindi il carico fiscale.

2. Migliore gestione della fiscalità d’impresa
   Se il marchio è strategico per l’attività, l’uso della licenza permette di bilanciare costi e ricavi in modo più efficiente, ottimizzando la gestione fiscale dell’azienda.

Aspetti fiscali

La licenza d’uso del marchio ha implicazioni fiscali rilevanti sia in ambito nazionale che internazionale. È essenziale gestire correttamente la tassazione delle royalties, la deducibilità dei costi e l’eventuale applicazione dell’IVA per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Regime fiscale delle royalties in Italia

In Italia, i redditi derivanti dalla concessione in licenza di un marchio sono soggetti a tassazione in base alla natura del soggetto che li percepisce:

• Persone fisiche non imprenditori: Le royalties sono tassate come redditi diversi (art. 67 del TUIR) con una riduzione forfettaria del 25% o del 40% se derivano da opere dell’ingegno.
• Imprese individuali e società: Le royalties rientrano nei redditi d’impresa e sono soggette all’IRES (24%) e all’IRAP (3,9%).
• Titolari di partita IVA in regime forfettario: Le royalties concorrono alla determinazione del reddito imponibile, ma senza la possibilità di dedurre costi.

IVA sulla licenza d’uso del marchio

La concessione in licenza di un marchio è considerata una prestazione di servizi ai fini IVA. L’aliquota applicabile è generalmente il 22%, salvo specifiche esenzioni o regimi agevolati. Se il licenziante opera in ambito internazionale, la tassazione IVA può variare in base al paese del licenziatario e agli accordi sulle doppie imposizioni.

Accordi internazionali e ritenuta d’acconto

Quando la licenza d’uso del marchio coinvolge soggetti esteri, si applicano le convenzioni contro le doppie imposizioni. In molti casi, le royalties possono essere soggette a una ritenuta alla fonte nel paese del licenziatario, ridotta o eliminata grazie ai trattati fiscali bilaterali.

Una corretta pianificazione fiscale è quindi fondamentale per evitare doppie imposizioni e ottimizzare la tassazione.

Normativa

La licenza d’uso del marchio è regolata da diverse normative nazionali e internazionali, che disciplinano i diritti dei titolari, le modalità di registrazione e le tutele legali. In Italia, le principali fonti normative sono il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e il Codice Civile. A livello internazionale, trovano applicazione accordi come l’Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) e il Regolamento (UE) 2017/1001 sui marchi dell’Unione Europea.

Normativa italiana

• Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005):

  • L’art. 23 stabilisce che il marchio può essere concesso in licenza per tutti o parte dei prodotti/servizi per cui è registrato.
  • L’art. 24 impone che il titolare vigili sull’uso del marchio per garantire che la qualità dei prodotti/servizi non venga compromessa.
  • L’art. 26 prevede che la licenza di marchio possa essere annotata nel registro dei marchi presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), seppur non obbligatoria.

• Codice Civile:

  • L’art. 2569 prevede che la licenza d’uso di un marchio possa essere esclusiva o non esclusiva, a seconda degli accordi tra le parti.

Normativa europea e internazionale

• Regolamento (UE) 2017/1001: Regola la concessione di licenze sui marchi registrati a livello europeo (EUIPO).
• Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale: Stabilisce i principi di tutela internazionale dei marchi.
• Accordo TRIPS (WTO): Definisce gli standard minimi di protezione dei marchi a livello globale.

Registrazione della licenza di marchio

Anche se non obbligatoria, la registrazione della licenza presso l’UIBM o l’EUIPO offre una maggiore tutela legale, opponibilità ai terzi e una protezione più efficace in caso di controversie.

Esempi pratici

Per comprendere meglio come funziona la licenza d’uso del marchio nella pratica, analizziamo alcuni esempi concreti in diversi settori.

1. Licenza del marchio in franchising

Un caso tipico è quello del franchising. Ad esempio, McDonald’s concede in licenza il proprio marchio ai franchisee, che gestiscono i ristoranti seguendo gli standard del brand. In cambio, pagano una royalty basata sul fatturato. Questo permette a McDonald’s di espandersi rapidamente senza investire direttamente nell’apertura di nuovi punti vendita.

2. Licenza tra società dello stesso gruppo

Un’azienda madre può detenere il marchio e concederlo in licenza a società controllate. Ad esempio, Ferrari potrebbe registrare il marchio a nome della holding e concederlo in uso alla società operativa che produce e vende le auto. Questo modello consente una gestione fiscale più efficiente e la protezione del brand.

3. Monetizzazione di marchi inutilizzati

Un’azienda che possiede un marchio noto, ma che non lo utilizza più per la produzione diretta, può concederlo in licenza. Ad esempio, un ex produttore di abbigliamento sportivo potrebbe concedere in licenza il suo marchio a un’altra impresa che produce e vende nuovi capi d’abbigliamento sfruttando la notorietà del brand.

4. Licenza per espandersi in nuovi mercati

Un marchio italiano di lusso può concedere la licenza a un’azienda locale in Asia per produrre e distribuire prodotti sotto il proprio nome. Questo consente di entrare nel mercato con un partner locale senza affrontare direttamente le complessità della produzione e distribuzione internazionale.

Questi esempi dimostrano come la licenza d’uso del marchio possa essere un potente strumento per monetizzare, espandersi e proteggere un brand.

Considerazioni finali

La licenza d’uso del marchio rappresenta una strategia vantaggiosa sia per le aziende che desiderano monetizzare un asset immateriale sia per quelle che vogliono espandersi senza investire direttamente in nuove attività. Grazie alla licenza, il titolare del marchio può generare redditi passivi attraverso le royalties, mentre il licenziatario beneficia della notorietà di un brand già affermato, riducendo i costi e i rischi legati alla costruzione di un nuovo marchio da zero.

Dal punto di vista fiscale, la corretta strutturazione della licenza consente di ottimizzare la tassazione, con la possibilità di dedurre i costi delle royalties per il licenziatario e di pianificare al meglio la gestione del reddito per il licenziante. Tuttavia, è fondamentale redigere un contratto ben strutturato, rispettare la normativa vigente e, se necessario, registrare la licenza presso gli uffici competenti per garantirne la massima tutela legale.

In definitiva, l’utilizzo della licenza di marchio è una soluzione efficace per valorizzare il proprio brand, aumentare la redditività e creare nuove opportunità di business, sia a livello nazionale che internazionale.

Licensing e marchio collettivo: un connubio indissolubile

Il marchio collettivo è un brand che nasce per essere utilizzato simultaneamente da più imprenditori.

Come previsto dal combinato disposto degli articoli 2570 codice civile e 11 CPI (codice della Proprietà Industriale) infatti, il titolare di questo tipo di marchio è un soggetto che non necessariamente svolge attività imprenditoriale lucrativa e che, generalmente coincide con un consorzio o un’associazione.

Il suo compito è quello di concedere in uso il marchio al concessionario-utilizzatore che si impegni a rispettare gli obblighi circa provenienza, natura o qualità dei prodotti, come precisati nel regolamento d’uso (che deve essere allegato alla domanda di registrazione).

Il concedente dunque, conservando la proprietà del marchio collettivo, gode di un’ampia funzione di controllo per assicurare che sia garantito il mantenimento di determinati livelli di qualità, origine, natura dei prodotti ai quali lo stesso è apposto: ciò giustifica l’esercizio di poteri sanzionatori nell’ipotesi in cui gli utilizzatori non si conformino alle prescrizioni del regolamento; il che rafforza ulteriormente la valenza garantistica di questo marchio rispetto a quello aziendale classico, nella misura in cui consente di generare guadagni sicuri per prodotti sicuri.

E’ dunque evidente la particolarità che contraddistingue il marchio collettivo rispetto ai marchi d’impresa: il “licensing” cioè l’accordo di concessione in licenza è ad esso strutturale e forma un connubio indissolubile con il “funzionamento” del brand.

Più esattamente con il termine “licensing in” si intende “l’acquisizione dall’esterno di tecnologie” brevettate o non brevettate, cioè del know-how, compreso anche un marchio collettivo, da parte di un’impresa, per integrare le proprie conoscenze e negoziare strumenti di business idonei a raggiungere alti livelli di competitività.

Vantaggi del marchio collettivo per licenziante ed utilizzatore

Nel marchio collettivo, la scissione tra titolarità e utilizzo è permanente.

A) Essere titolare di un marchio collettivo significa automaticamente ottenere una fonte addizionale di reddito rappresentata dalle royalty corrisposte dal partner licenziatario e quindi anche tutti i vantaggi relativi a:

1) monetizzazione efficace del proprio diritto di proprietà intellettuale;

2) acquisizione di quote sempre maggiori di mercato attraverso l’espansione geografica e settoriale del brand;

3) bonus fiscali in relazione alla detassazione delle royalties;

B) Dall’altro lato, l’utilizzatore licenziatario godrà dei seguenti benefits:

1) sfruttamento economico di un marchio pronto a generare liquidità, usufruendo prontamente di conoscenze già sviluppate e consolidate per la produzione di beni e l’utilizzazione di processi, evitando di sobbarcarsi costi per la creazione di un brand ex novo;

2) implementazione dell’immagine imprenditoriale sul mercato grazie surplus di valore economico-qualitativo del prodotto marchiato, che di riflesso contribuirà alla promozione dell’attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul brand;

3) godere di un trampolino di lancio in caso di piccola e media impresa che singolarmente non riuscirebbe con le proprie risorse ad ottenere una visibilità ottimale sul mercato.

Infatti, il licenziatario di un brand innovativo quale il marchio collettivo, andrebbe a collocare la propria offerta nella fascia “alta” di mercato, quella che copre la domanda di prodotti con determinate caratteristiche di qualità, origine e natura, facendo un salto di qualità a livello imprenditoriale.

Chi intende registrare un marchio collettivo, acquisterà logicamente oltre ad una proprietà intellettuale, un “pacchetto” con tutti i benefits economici sopra elencati, ai quali si sommano successivamente, previo esercizio della relativa opzione, anche quelli operanti a livello fiscale grazie al “Patent box” di cui alla L. 190 /2014, implicante una tassazione agevolata delle royalty derivanti dal suo sfruttamento, sottraendo così all’imponibile una consistente quota di redditi ottenuti attraverso attività di licensing.

Simulazione di un caso pratico per avere successo sul mercato e risparmiare sul Fisco

Facciamo ora un esempio pratico che dimostra concretamente quali vantaggi è possibile ottenere attraverso la concessione in licenza o “licensing” di un marchio collettivo.

Un consorzio leader in un determinato settore, conclude con successo la concessione in licenza di un marchio collettivo e di know How ad una piccola azienda in fase di sviluppo ancora priva di un “concept market”.

Il consorzio titolare del marchio collettivo realizzerà flussi di denaro significativi incassando royalties. Creerà così un Business notevole rafforzando la posizione propria e dell’azienda utilizzatrice del brand sul mercato. Avrà così monetizzato la proprietà intellettuale “esportando le proprie idee” e, optando per il Patent Box otterrà una neutralizzazione fiscale di una fetta considerevole dei propri guadagni e innoverà al contempo la propria impresa.

L’azienda licenziataria, da parte sua, potrà emergere sul mercato ottenendo introiti più sicuri per la commercializzazione di prodotti qualitativamente garantiti sotto il profilo dell’origine, natura, qualità, realizzati attraverso peculiari e non comuni processi di lavorazione.

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