Concessione in licenza non esclusiva di marchio d’impresa

Se si opta per l’interpretazione in linea con la relazione ministeriale all’art 49 TUIR (ora articolo 53 TUIR) si può sostenere che nel licensing i compensi incassati a titolo di royalties da una persona fisica non agente come imprenditore che concede in licenza un brand registrato ad una società di capitali costituirebbero un “non reddito”.

Secondo la nostra ricostruzione favorevole alla detassazione, a supporto della citata relazione, la risoluzione n°33/E dell’agenzia delle Entrate che configura tali corrispettivi come redditi diversi, contempla un caso diverso dall’ipotesi in esame, cioè una concessione in licenza non esclusiva, invece, nel caso di specie si tratterebbe di concessione esclusiva perché la persona fisica non utilizzerebbe il marchio dopo averlo concesso in uso e lo attribuirebbe unicamente alla società in questione.

Inoltre dalla relazione governativa al TUIR si ricava quale indice sintomatico della attività d’impresa, la concessione non esclusiva, requisito che appunto non sussiste nel nostro caso.

Tale ragionamento fila riguardo all’ipotesi in cui oggetto di licenza appunto esclusiva, sia un marchio d’impresa.

Quindi: in caso di licenza esclusiva, (quando cioè l’uso del marchio per prodotti o servizi è totalmente in capo al licenziatario per cui il titolare del marchio si impegna a non farne più uso in prima persona per tutto il periodo di durata della licenza né a concederlo ad altri) del marchio d’impresa, i compensi ricevuti sarebbero fiscalmente non imponibili, considerando anche che la relazione governativa all’articolo 53 ricollega la licenza non esclusiva (e non quella esclusiva) all’esercizio di attività d’impresa.

Dunque il soggetto persona fisica in questione non dovrebbe pagare imposte nel caso di concessione in licenza esclusiva del marchio d’impresa alla società di capitali.

Cosa accade invece nell’ipotesi di concessione in uso di un marchio collettivo?

Per quanto riguarda il marchio collettivo, occorre evidenziare che per sua natura, tale tipologia di marchio a differenza di quello classico aziendale, si presta ad essere utilizzato simultaneamente da una pluralità di imprenditori autonomi tra loro che, accomunati dai medesimi “product process” o dalla stessa collocazione territoriale, producono beni aventi le stesse caratteristiche. Dunque la sua concessione in uso si inserisce in generale nel quadro di una licenza “non esclusiva” perché nella prassi commerciale più soggetti sono licenziatari dello stesso marchio in relazione agli stessi prodotti e il titolare, si riserva la funzione effettiva di controllo e garanzia al rispetto del regolamento d’uso da parte dei soggetti utilizzatori. Sebbene il titolare possa essere un soggetto non imprenditore, in genere si tratta comunque di enti quindi consorzi e associazioni preposti alla funzione di garanzia e all’organizzazione unitaria e di coordinamento. Quindi si è in genere fuori dall’ipotesi di persona fisica agente al di fuori di attività d’impresa e risulta pertanto difficile configurare una detassazione delle royalty incassate per le stesse caratteristiche del marchio collettivo (lo stesso articolo 2570 codice civile parla di concessione dell’uso a “produttori e commercianti”), mentre sarebbero certamente qualificabili come un “non” reddito imponibile” le plusvalenze realizzate a seguito di cessione del marchio collettivo.

Dunque, la persona fisica che concede il licenza un marchio collettivo alla società di capitali non potrebbe, a rigor di logica, sottrarre alla tassazione le royalties cosi incassate, dovendole quindi dichiarare in Unico come redditi diversi ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR nel quadro RL di Unico persone fisiche, sezione II-A.

Sintesi del nostro orientamento giuridico-tributario

Le plusvalenze da cessione del marchio d’impresa e collettivo e le royalties da concessione in licenza esclusiva, ad eccezione di quelle da concessione in licenza del marchio collettivo, percepite dalla persona fisica agente al di fuori di attività di impresa e corrisposte dalla società di capitali (rispettivamente cessionaria e licenziataria), dovrebbero essere fiscalmente non imponibili.

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La convenienza fiscale del Lease Back

L’operazione complessa di Lease Back è connotata da una valenza sostanzialmente finanziaria, mediante la quale l’utilizzatore (Lessee) non mira esclusivamente ad ottenere in godimento un bene del quale era precedentemente proprietario, ma anche ad ottenere una disponibilità immediata di liquidità mediante lo smobilizzo di un investimento.

La disciplina fiscale ottenibile attraverso quest’operazione contrattuale, si rivela particolarmente conveniente per la società utilizzatrice (locataria) la quale, prima di decidere di porla in essere, è in pratica di fronte ad una duplice alternativa: continuare a detenere il bene in proprietà, concludendo il processo di ammortamento dello stesso, oppure cederlo alla società di leasing e continuare ad utilizzarlo grazie alla contestuale conclusione di un contratto di locazione.

Per valutare in modo strategico la scelta più favorevole e misurare l’effettiva convenienza fiscale dell’operazione, la società dovrà tener conto del grado di ammortamento maturato rispetto al bene fino a quel momento avuto in proprietà ed effettuare una comparazione tra il il beneficio fiscale goduto e quello prevedibile a seguito della concessione in leasing dello stesso bene.

Misuriamo i vantaggi fiscali della Locazione finanziaria di ritorno

I benefits fiscali della locazione di ritorno sono:

la deducibilità fiscale dei canoni di leasing “rettificati”, dal reddito d’impresa;

il conseguimento di una minusvalenza o di una plusvalenza tassabile ( a seguito della cessione del bene alla società di leasing) , il cui importo varia in relazione al prezzo pagato e in relazione al grado di ammortamento del bene, che condiziona in maniera sensibile il prezzo dell’operazione

Occorrerà quindi calcolare il risultato differenziale tra il credito d’imposta derivante dai canoni di locazione pagati e il debito d’imposta scaturente dalla plusvalenza realizzata e dal mancato ammortamento del bene cui si rinuncia:

Profili civilistico – contabili

Le rilevazioni contabili e le annotazioni a bilancio che deve effettuare un’azienda (non IAS adopter,cioè redigente il bilancio secondo i principi contabili nazionali) che stipula un contratto di sale and lease back riguardano :

La cessione del bene alla società di leasing (con storno del relativo fondo di ammortamento ed eventuale rilevazione della plusvalenza o minusvalenza);

Il pagamento dei canoni di locazione iscritti alla voce del bilancio civilistico “Costi per il godimento di beni di terzi, opportunamente rettificati secondo competenza economica;

Il riscatto finale eventuale del bene; il relativo presso è a tutti gli effetti considerato un acquisto ed iscritto tra le immobilizzazioni: successivamente il bene verrà ammortizzato come un qualsiasi bene di proprietà della società;

Le annotazioni nei conti d’ordine, nel sistema dei beni di terzi e nel sistema degli impegni.

La liceità della “locazione di ritorno”

La liceità dell’operazione di Lease – Back salve le “ipotesi anomale” risulta pacificamente confermata dalle sentenze n. 10805 del 1995 n. 11276 del 1995, n. 944 del 1997 e n. 4612 del 1998 , dalla sentenza della Cassazione n. 18920/14 del 09/09/2014, dalla Circolare della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia n. 20 del 24Maggio 2000. Da ultimo le Commissioni Tributarie con sentenza del 11/05/2016 n. 40 – Comm. Trib. II grado di Bolzano Sezione/Collegio 2 si sono così pronunciate “Il contratto di Sale & Leaseback non integra di per sé abuso del diritto sol perché il soggetto, nel libero esercizio del principio civilistico di autonomia privata, ritiene preferibile un’operazione negoziale meno onerosa di altre possibili”

Ne deriva che non possa essere qualificato come “indebito” il vantaggio fiscale che il contribuente consegue attraverso lo strumento del Leaseback, cedendo un bene strumentale di cui sia già proprietario, per riacquisirne contestualmente in leasing l’utilizzazione, nulla impedendogli di svincolarsi dall’ordinario regime di deduzione del costo di acquisto proprio dell’ammortamento.

Imposte Dirette

Con la prima circolare del 2000, relativamente alle imposte sui redditi, l’Amministrazione Finanziaria ha frammentato le operazioni che compongono la conclusione del contratto di lease back in tre step

cessione del bene alla società di leasing che dà luogo a una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile in capo al cedente;

concessione del bene attraverso la corresponsione dei canoni di locazione i quali costituiscono componenti positivi di reddito tassabili in capo alla società locatrice e componenti negativi deducibili dalla società utilizzatrice;

riscatto finale del bene il cui prezzo può essere ammortizzato da parte della società utilizzatrice.

Imposte Indirette

Ricadono nel campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva) le seguenti operazioni in cui si articola il negozio complesso del Lease Back:

l’operazione di cessione nei confronti della società di leasing del bene oggetto del contratto: ricorrono sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo, in quanto l’utilizzatore del bene è un soggetto esercente attività commerciale;

l’operazione di concessione in Leasing integra anch’essa entrambi i requisiti, ponendosi come una prestazione di servizi resa contro corrispettivo: i canoni derivanti dalla concessione in leasing vengono addebitati all’utilizzatore con stessa aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto;

l’esercizio del diritto di opzione si traduce in un’operazione di cessione imponibile: la fattura emessa dalla società di leasing, relativa alla quota di riscatto, dovrà recare l’indicazione dell’imposta applicata)

Vantaggi pratici per entrambe le parti della “locazione finanziaria di ritorno”

Come anche confermato dalla Cassazione:

a) La società di leasing (Lessor) potrà detrarre l’Iva sul prezzo di acquisto del bene e ai fini dell’imposizione diretta, dedurre le relative quote di ammortamento nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario ex art 102 comma 7 TUIR ;

b) L’utilizzatore (Lessee) potrà dedurre fiscalmente i canoni di leasing, e, al contempo, portare in detrazione l’Iva addebitata dal locatore sui canoni di leasing. Inoltre, in caso di esercizio del riscatto del bene da parte dell’utilizzatore locatario al termine del contratto, il relativo prezzo sarà ammortizzabile ai fini delle imposte sui redditi

L’Orientamento dell’Unione dei Giovani dottori commercialisti in armonia con i principi europei

l’U. N. G. D. C. Giovani DottoriCommercialisti con la circolare n. 2 del 23 Gennaio 2007 ha sostenuto ai fini fiscali la rilevazione dei componenti di reddito alla data di maturazione ex art 109 comma 2 del Tuir, con l’obiettivo di evidenziare l’unitarietà dell’operazione di lease back come contratto d’impresa che rileva fiscalmente come un’ unica fattispecie impositiva in cui l’incasso del corrispettivo di vendita viene come “neutralizzato” dalla somma delle quote capitali dei canoni di leasing, rappresentando solo una manifestazione finanziaria priva di rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa; il vero corrispettivo è rappresentato dagli interessi finanziari, da distribuire secondo un principio di competenza economica (quindi la maturazione del corrispettivo del contratto di lease back coinciderebbe con la maturazione dell’onere finanziario il quale si manifesta lungo tutta la durata del contratto di leasing finanziario). Questa impostazione risulta in linea con l’ orientamento a livello europeo del “Substance over form”.

La tendenza commerciale del Lease Back dei marchi con le Banche

Le opportunità di finanziamento generate dalla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale che si prospettano per le imprese sono molteplici. In particolare sta prendendo sempre più piede nella prassi il lease-back sui marchi con gli istituti di credito che in pratica consiste nell’opportunità di finanziarsi cedendo alle Banche , a seguito di una valutazione specialistica del valore di pertinenza, il proprio Brand, stipulando con quest’ultima un contestuale contratto di leasing.

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Gli strumenti di sfruttamento economico del marchio: cessione e concessione in licenza

Attraverso la cessione del marchio, il soggetto titolare dell’asset immateriale (cedente) lo vende ad un altro soggetto (cessionario) quindi, trasferendogli la proprietà e l’utilizzo economico del bene immateriale, incasserà una plusvalenza derivante dal realizzo positivo tra costo storico (costo d’acquisto) e prezzo di vendita ottenuto a titolo di corrispettivo.

Il contratto di licenza del marchio, rientrante nel cosiddetto “licensing” determina invece una dissociazione tra la proprietà del bene immateriale che resta in capo al licenziante il quale riceve come corrispettivo una royalty, e il suo utilizzo a fini commerciali spostato sul licenziatario. Quindi, tale contratto a differenza del primo, non trasferisce la titolarità del marchio.

Il caso

Esaminiamo ora il caso in cui la persona fisica, nell’esercizio di attività non imprenditoriale, decida di cedere (vendere) un marchio d’impresa o collettivo alla società di capitali cessionaria, incassando quindi una plusvalenza.

Tassazione o detassazione fiscale?

Analizziamo il trattamento tributario dei compensi così ottenuti a titolo di corrispettivo della cessione del brand da un soggetto che non agisce a tal fine come imprenditore, questione che ad oggi non risulta espressamente regolata dal TUIR.

Secondo un orientamento prevalente che colma la lacuna legislativa sul punto, tali redditi sarebbero sottratti a tassazione in quanto, lo sfruttamento economico del marchio da parte di persona fisica non imprenditore, rileverebbe quale elemento patrimoniale fiscalmente non imponibile in capo ai soggetti non esercenti attività d’impresa ed è proprio il caso sopra prospettato (con eccezione di quelli introitati da soggetti non residenti, lettera c, comma 2, articolo 23, Tuir).

Ne costituisce una conferma ormai consolidata la relazione governativa 1986 all’articolo 49 (ora articolo 53) del TUIR in base alla quale, i redditi derivanti a un soggetto privato dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, non si comprendono più tra i redditi di lavoro autonomo né tra i redditi diversi, “. Nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”.

Tale impostazione risulta ormai cristallina con riferimento alle plusvalenze generate da cessione, quindi se, riprendendo il caso pratico indicato, la persona fisica cedesse il marchio d’impresa o collettivo ad una società di capitali, il realizzo positivo della vendita rileverebbe come un “non reddito” e quindi come un provento non fiscalmente imponibile.

Trattasi di un punto fermo che non risulta essere confutabile neanche sulla base della la risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 la quale, nell’attribuire rilevanza impositiva, come reddito diverso ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR ai compensi derivanti dall’utilizzo del marchio, riguarda espressamente una ipotesi di concessione in licenza e non di cessione. Il quesito riguardava infatti il trattamento fiscale delle somme corrisposte da un professionista per l’utilizzo di un “marchio” che identificava un noto studio legale al fine di apparire nei confronti dei clienti come uno studio associato o associato allo studio titolare del marchio che quindi continuava a mantenerne la proprietà.

Conclusione

La persona fisica che cede un marchio (d’impresa o collettivo) ad una società di capitali otterrà una fonte reddituale addizionale (plusvalenza) ma non dovrà pagare imposte sulla stessa, non incardinandosi l’operazione negoziale nell’ambito dell’attività tipicamente imprenditoriale. Quindi sarà tax free.

Potrebbe configurarsi questo provento come “plusvalenza isolata” relativa all’asset immateriale, cioè posta in essere non nell’esercizio di attività economica continuativa, e comunque non riconducibile alle plusvalenze isolate qualificabili come redditi diversi dall’articolo 67, in quanto queste ultime sono riferibili solo ad alcuni beni immobili (terreni).

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