Gli strumenti di sfruttamento economico del marchio: cessione e concessione in licenza

Attraverso la cessione del marchio, il soggetto titolare dell’asset immateriale (cedente) lo vende ad un altro soggetto (cessionario) quindi, trasferendogli la proprietà e l’utilizzo economico del bene immateriale, incasserà una plusvalenza derivante dal realizzo positivo tra costo storico (costo d’acquisto) e prezzo di vendita ottenuto a titolo di corrispettivo.

Il contratto di licenza del marchio, rientrante nel cosiddetto “licensing” determina invece una dissociazione tra la proprietà del bene immateriale che resta in capo al licenziante il quale riceve come corrispettivo una royalty, e il suo utilizzo a fini commerciali spostato sul licenziatario. Quindi, tale contratto a differenza del primo, non trasferisce la titolarità del marchio.

Il caso

Esaminiamo ora il caso in cui la persona fisica, nell’esercizio di attività non imprenditoriale, decida di cedere (vendere) un marchio d’impresa o collettivo alla società di capitali cessionaria, incassando quindi una plusvalenza.

Tassazione o detassazione fiscale?

Analizziamo il trattamento tributario dei compensi così ottenuti a titolo di corrispettivo della cessione del brand da un soggetto che non agisce a tal fine come imprenditore, questione che ad oggi non risulta espressamente regolata dal TUIR.

Secondo un orientamento prevalente che colma la lacuna legislativa sul punto, tali redditi sarebbero sottratti a tassazione in quanto, lo sfruttamento economico del marchio da parte di persona fisica non imprenditore, rileverebbe quale elemento patrimoniale fiscalmente non imponibile in capo ai soggetti non esercenti attività d’impresa ed è proprio il caso sopra prospettato (con eccezione di quelli introitati da soggetti non residenti, lettera c, comma 2, articolo 23, Tuir).

Ne costituisce una conferma ormai consolidata la relazione governativa 1986 all’articolo 49 (ora articolo 53) del TUIR in base alla quale, i redditi derivanti a un soggetto privato dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, non si comprendono più tra i redditi di lavoro autonomo né tra i redditi diversi, “. Nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”.

Tale impostazione risulta ormai cristallina con riferimento alle plusvalenze generate da cessione, quindi se, riprendendo il caso pratico indicato, la persona fisica cedesse il marchio d’impresa o collettivo ad una società di capitali, il realizzo positivo della vendita rileverebbe come un “non reddito” e quindi come un provento non fiscalmente imponibile.

Trattasi di un punto fermo che non risulta essere confutabile neanche sulla base della la risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 la quale, nell’attribuire rilevanza impositiva, come reddito diverso ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR ai compensi derivanti dall’utilizzo del marchio, riguarda espressamente una ipotesi di concessione in licenza e non di cessione. Il quesito riguardava infatti il trattamento fiscale delle somme corrisposte da un professionista per l’utilizzo di un “marchio” che identificava un noto studio legale al fine di apparire nei confronti dei clienti come uno studio associato o associato allo studio titolare del marchio che quindi continuava a mantenerne la proprietà.

Conclusione

La persona fisica che cede un marchio (d’impresa o collettivo) ad una società di capitali otterrà una fonte reddituale addizionale (plusvalenza) ma non dovrà pagare imposte sulla stessa, non incardinandosi l’operazione negoziale nell’ambito dell’attività tipicamente imprenditoriale. Quindi sarà tax free.

Potrebbe configurarsi questo provento come “plusvalenza isolata” relativa all’asset immateriale, cioè posta in essere non nell’esercizio di attività economica continuativa, e comunque non riconducibile alle plusvalenze isolate qualificabili come redditi diversi dall’articolo 67, in quanto queste ultime sono riferibili solo ad alcuni beni immobili (terreni).

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Redditi derivanti dal marchio collettivo e dalla proprietà intellettuale: distinzione tra quelli prodotti dall’imprenditore e quelli del privato-persona fisica

Con questa guida esaminiamo nel dettaglio la qualificazione civilistico-contabile dei redditi derivanti dall’utilizzo economico del marchio d’impresa e collettivo qualificabili come royalties e plusvalenze incassate a seguito di concessione in licenza e cessione, al fine di individuarne il relativo trattamento fiscale. A tal fine occorre preliminarmente distinguere tra redditi prodotti nell’esercizio di attività d’impresa da quella che li colloca al di fuori del perimetro di attività imprenditoriale cioè diretta alla produzione di beni e servizi.

A) COME REDDITO D’IMPRESA

Riguardo alla qualificazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale da parte di un soggetto considerato fiscalmente imprenditore commerciale, le royalties, così percepite, sono considerate redditi d’impresa, ai sensi dell’articolo 55 TUIR.  Conseguentemente, per la determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta, i costi sono considerati deducibili (principio di competenza).

Per l’utilizzatore della proprietà intellettuale (quindi di chi eroga la royalty) la deducibilità del costo sarà subordinata alla verifica di inerenza e competenza della proprietà intellettuale con l’attività commerciale svolta.

Giuridicamente la concessione in licenza può essere ricondotta alle fattispecie previste dall’articolo 2195 codice civile (imprenditori soggetti a registrazione) e, in particolare, al n°2 (attività intermediaria nella circolazione dei beni) oppure al n°5 (attività ausiliaria).

La qualificazione di un provento come “reddito di impresa”

La qualificazione di determinati proventi come redditi d’impresa, dipende da due parametri individuati dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi):

• parametro soggettivo: con riferimento alla forma giuridica prescelta dall’imprenditore, ai sensi degli articolo 6 e 81 del TUIR. In particolare, redditi prodotti nella forma di società di persone commerciali o di società di capitali sono considerati redditi d’impresa e, come tali, fiscalmente trattati (articolo 55 del TUIR);

• parametro oggettivo: riguardante le modalità con cui il reddito è prodotto (ai sensi dell’articolo 55 TUIR). In merito, il legislatore tributario prevede necessario, affinché si possa parlare di reddito d’impresa, che vi sia alla base un’impresa commerciale.

Tax saving per i redditi d’impresa derivanti dal marchio collettivo e dalla proprietà intellettuale: il “Patent Box”

La legge di stabilità 190/2014, come modificata dall’Investment Compact del 2015, ha riservato ai redditi derivanti dallo sfruttamento economico del marchio collettivo e di altri asset strumentali, un’agevolazione fiscale molto vantaggiosa attraverso l’opzione del “Patent Box” che in sintesi consente:

la detassazione delle plusvalenze generate nel caso di cessione del marchio, a condizione del reinvestimento dei proventi al 90% attivita di ricerca e innovazione per un nuovo brand;

la deducibilità del 50% dal 2017 delle royalties percepite a fronte di concessione in licenza di un marchio collettivo.

In questa seconda ipotesi quindi, il soggetto che opta per il regime opzionale del Patent Box, otterrà un abbattimento fino quasi alla metà rispetto alla tassazione fiscale in regime ordinario. Si passa infatti da una tassazione al al 31,4%, ad una super agevolata tassazione al 16%,sempre che l’applicazione del Patent Box avvenga conformemente ai criteri e requisiti di legge, avvalendosi della consulenza di esperti nel settore.

Per saperne di più leggete la divulgazione dedicata al calcolo del Patent Box e la divulgazione relativa all’applicazione del Patent Box al marchio collettivo!

B) COME ELEMENTO AREDDITUALE PER I SOGGETTI PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

Le royalties e le plusvalenze conseguite da un soggetto persona fisica non esercente attività d’impresa, rilevano come proventi sottratti all’inquadramento come redditi d’impresa ex articolo 55 TUIR e comunque costituiscono elementi economici fiscalmente non imponibili, con eccezione di quelli introitati da soggetti non residenti (lettera c, comma 2, articolo 23, TUIR).

Trattasi di un orientamento ormai pacifico sulla base della relazione governativa all’articolo 49del D. P. R. 917/86, nella quale si motiva che “[. ] i redditi derivanti dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, si è ritenuto di non comprenderli più tra i redditi di lavoro, né tra i “redditi diversi”, nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa (mediante cessione o concessione in uso) avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”.

Tuttavia sul punto l’Agenzia delle Entrate continua a qualificare nella prassi tali proventi comeredditi diversi ex art 67 TUIR.

Riepilogo

Sulla base dell’analisi finora svolta dunque, è possibile delineare una fondamentale distinzione:

nelle ipotesi in cui in cui il marchio sia utilizzato nel quadro di un’attività commerciale, quindi da parte di persona fisica imprenditore, le royalties sono qualificate e tassate come reddito di impresa ex articolo 55 TUIR e iscritte nell’attivo di bilancio ai sensi dell’articolo.  2424 cc.  come immobilizzazioni immateriali, con la possibilità di optare per il regime fiscale Patent box L. 109/2015, con termine prorogato oltre l’iniziale scadenza del 30 giugno 2016 (rinvio per approfondimenti alla divulgazione interamente dedicata al “Patent Box”);

lo sfruttamento del marchio rileverebbe quale elemento patrimoniale fiscalmente non imponibile in capo ai soggetti non esercenti attività d’impresa per i quali dunque leroyalties e le plusvalenze relative al marchio sarebbero tax free, con eccezione dei soggetti non residenti, con la conseguenza di poter ottenere una fonte di reddito addizionale non collegabile ad intento speculativo che risulterà pertanto fiscalmente neutrale. Tuttavia l’Amministrazione finanziaria li sottopone alla tassazione propria dei redditi diversi.  

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