Concessione in licenza non esclusiva di marchio d’impresa

Se si opta per l’interpretazione in linea con la relazione ministeriale all’art 49 TUIR (ora articolo 53 TUIR) si può sostenere che nel licensing i compensi incassati a titolo di royalties da una persona fisica non agente come imprenditore che concede in licenza un brand registrato ad una società di capitali costituirebbero un “non reddito”.

Secondo la nostra ricostruzione favorevole alla detassazione, a supporto della citata relazione, la risoluzione n°33/E dell’agenzia delle Entrate che configura tali corrispettivi come redditi diversi, contempla un caso diverso dall’ipotesi in esame, cioè una concessione in licenza non esclusiva, invece, nel caso di specie si tratterebbe di concessione esclusiva perché la persona fisica non utilizzerebbe il marchio dopo averlo concesso in uso e lo attribuirebbe unicamente alla società in questione.

Inoltre dalla relazione governativa al TUIR si ricava quale indice sintomatico della attività d’impresa, la concessione non esclusiva, requisito che appunto non sussiste nel nostro caso.

Tale ragionamento fila riguardo all’ipotesi in cui oggetto di licenza appunto esclusiva, sia un marchio d’impresa.

Quindi: in caso di licenza esclusiva, (quando cioè l’uso del marchio per prodotti o servizi è totalmente in capo al licenziatario per cui il titolare del marchio si impegna a non farne più uso in prima persona per tutto il periodo di durata della licenza né a concederlo ad altri) del marchio d’impresa, i compensi ricevuti sarebbero fiscalmente non imponibili, considerando anche che la relazione governativa all’articolo 53 ricollega la licenza non esclusiva (e non quella esclusiva) all’esercizio di attività d’impresa.

Dunque il soggetto persona fisica in questione non dovrebbe pagare imposte nel caso di concessione in licenza esclusiva del marchio d’impresa alla società di capitali.

Cosa accade invece nell’ipotesi di concessione in uso di un marchio collettivo?

Per quanto riguarda il marchio collettivo, occorre evidenziare che per sua natura, tale tipologia di marchio a differenza di quello classico aziendale, si presta ad essere utilizzato simultaneamente da una pluralità di imprenditori autonomi tra loro che, accomunati dai medesimi “product process” o dalla stessa collocazione territoriale, producono beni aventi le stesse caratteristiche. Dunque la sua concessione in uso si inserisce in generale nel quadro di una licenza “non esclusiva” perché nella prassi commerciale più soggetti sono licenziatari dello stesso marchio in relazione agli stessi prodotti e il titolare, si riserva la funzione effettiva di controllo e garanzia al rispetto del regolamento d’uso da parte dei soggetti utilizzatori. Sebbene il titolare possa essere un soggetto non imprenditore, in genere si tratta comunque di enti quindi consorzi e associazioni preposti alla funzione di garanzia e all’organizzazione unitaria e di coordinamento. Quindi si è in genere fuori dall’ipotesi di persona fisica agente al di fuori di attività d’impresa e risulta pertanto difficile configurare una detassazione delle royalty incassate per le stesse caratteristiche del marchio collettivo (lo stesso articolo 2570 codice civile parla di concessione dell’uso a “produttori e commercianti”), mentre sarebbero certamente qualificabili come un “non” reddito imponibile” le plusvalenze realizzate a seguito di cessione del marchio collettivo.

Dunque, la persona fisica che concede il licenza un marchio collettivo alla società di capitali non potrebbe, a rigor di logica, sottrarre alla tassazione le royalties cosi incassate, dovendole quindi dichiarare in Unico come redditi diversi ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR nel quadro RL di Unico persone fisiche, sezione II-A.

Sintesi del nostro orientamento giuridico-tributario

Le plusvalenze da cessione del marchio d’impresa e collettivo e le royalties da concessione in licenza esclusiva, ad eccezione di quelle da concessione in licenza del marchio collettivo, percepite dalla persona fisica agente al di fuori di attività di impresa e corrisposte dalla società di capitali (rispettivamente cessionaria e licenziataria), dovrebbero essere fiscalmente non imponibili.

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Gli strumenti di sfruttamento economico del marchio: cessione e concessione in licenza

Attraverso la cessione del marchio, il soggetto titolare dell’asset immateriale (cedente) lo vende ad un altro soggetto (cessionario) quindi, trasferendogli la proprietà e l’utilizzo economico del bene immateriale, incasserà una plusvalenza derivante dal realizzo positivo tra costo storico (costo d’acquisto) e prezzo di vendita ottenuto a titolo di corrispettivo.

Il contratto di licenza del marchio, rientrante nel cosiddetto “licensing” determina invece una dissociazione tra la proprietà del bene immateriale che resta in capo al licenziante il quale riceve come corrispettivo una royalty, e il suo utilizzo a fini commerciali spostato sul licenziatario. Quindi, tale contratto a differenza del primo, non trasferisce la titolarità del marchio.

Il caso

Esaminiamo ora il caso in cui la persona fisica, nell’esercizio di attività non imprenditoriale, decida di cedere (vendere) un marchio d’impresa o collettivo alla società di capitali cessionaria, incassando quindi una plusvalenza.

Tassazione o detassazione fiscale?

Analizziamo il trattamento tributario dei compensi così ottenuti a titolo di corrispettivo della cessione del brand da un soggetto che non agisce a tal fine come imprenditore, questione che ad oggi non risulta espressamente regolata dal TUIR.

Secondo un orientamento prevalente che colma la lacuna legislativa sul punto, tali redditi sarebbero sottratti a tassazione in quanto, lo sfruttamento economico del marchio da parte di persona fisica non imprenditore, rileverebbe quale elemento patrimoniale fiscalmente non imponibile in capo ai soggetti non esercenti attività d’impresa ed è proprio il caso sopra prospettato (con eccezione di quelli introitati da soggetti non residenti, lettera c, comma 2, articolo 23, Tuir).

Ne costituisce una conferma ormai consolidata la relazione governativa 1986 all’articolo 49 (ora articolo 53) del TUIR in base alla quale, i redditi derivanti a un soggetto privato dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, non si comprendono più tra i redditi di lavoro autonomo né tra i redditi diversi, “. Nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”.

Tale impostazione risulta ormai cristallina con riferimento alle plusvalenze generate da cessione, quindi se, riprendendo il caso pratico indicato, la persona fisica cedesse il marchio d’impresa o collettivo ad una società di capitali, il realizzo positivo della vendita rileverebbe come un “non reddito” e quindi come un provento non fiscalmente imponibile.

Trattasi di un punto fermo che non risulta essere confutabile neanche sulla base della la risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 la quale, nell’attribuire rilevanza impositiva, come reddito diverso ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR ai compensi derivanti dall’utilizzo del marchio, riguarda espressamente una ipotesi di concessione in licenza e non di cessione. Il quesito riguardava infatti il trattamento fiscale delle somme corrisposte da un professionista per l’utilizzo di un “marchio” che identificava un noto studio legale al fine di apparire nei confronti dei clienti come uno studio associato o associato allo studio titolare del marchio che quindi continuava a mantenerne la proprietà.

Conclusione

La persona fisica che cede un marchio (d’impresa o collettivo) ad una società di capitali otterrà una fonte reddituale addizionale (plusvalenza) ma non dovrà pagare imposte sulla stessa, non incardinandosi l’operazione negoziale nell’ambito dell’attività tipicamente imprenditoriale. Quindi sarà tax free.

Potrebbe configurarsi questo provento come “plusvalenza isolata” relativa all’asset immateriale, cioè posta in essere non nell’esercizio di attività economica continuativa, e comunque non riconducibile alle plusvalenze isolate qualificabili come redditi diversi dall’articolo 67, in quanto queste ultime sono riferibili solo ad alcuni beni immobili (terreni).

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